Action en contrefaçon : être ou ne pas être utilisé dans la vie des affaires

14.03.2024

La chambre criminelle réaffirme qu’une action en contrefaçon est conditionnée à la démonstration d’un usage de la marque dans la vie des affaires. Sa décision met en évidence l’interprétation autonome de la notion et rappelle que le préjudice causé au propriétaire de la marque doit traduire un objectif économique propre à la vie des affaires.

Bien que cette exigence ne soit pas intégrée à la lettre de l’article L. 716-10 du code de la propriété intellectuelle, la notion « d’usage dans la vie des affaires » est une condition nécessaire à l’action en contrefaçon. Cette exigence résulte de l’harmonisation des législations européennes et matérialise le fait que l’objet social protégé par les infractions de contrefaçon est exclusivement économique. Pour autant, la notion n’a jamais vraiment été définie et résulte plutôt d’une interprétation pragmatique de la jurisprudence comme le montre la décision rendue le 27 février 2024 par la chambre criminelle.

En l’espèce, au cours du mois de décembre 2018, la société BFM TV a constaté que l’affichage d’un panneau publicitaire titrait : « Les syndicats de police & BFM vous souhaitent un bon enfumage 2019 ». Par la suite, la société requérante a également constaté que le propriétaire du panneau publicitaire, un professionnel inscrit au répertoire SIRENE pour une activité d’agence de publicité, avait également publié à deux reprises, sur sa page Facebook, une photographie de cette affiche. Or, la marque BFM a été régulièrement déposée et enregistrée par la société BFM TV. Cette dernière a, dès lors, décidé de poursuivre le propriétaire du panneau en contrefaçon par usage et reproduction.

La société a été déboutée de ses demandes le 7 mars 2023 lorsque la chambre d’instruction de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a confirmé l’ordonnance de non-lieu rendue par le juge d’instruction saisi en première instance ; elle s’est alors pourvue en cassation. En son pourvoi, la société reprochait que la décision de non-lieu ait été rendue au motif que l’affiche ne s’inscrivait pas dans la vie des affaires, et ce alors qu’elle était utilisée sur un panneau publicitaire appartenant à un professionnel de la publicité. De son côté, la cour d’appel considérait ce paramètre comme inopérant dès lors que l’affiche était diffusée « de façon restreinte et pour un temps donné, présente un caractère satirique, ne contient aucune proposition de produit, ne s’inscrit dans aucune activité économique et ne procède d’aucune opération commerciale ».

C’est sans grande surprise que la chambre criminelle rejette le pourvoi en abondant dans le sens de la cour d’appel. Rappelant que les juges doivent rechercher si l’utilisation de la marque octroie un avantage de nature économique, la Cour de cassation confirme que la seule situation de la personne poursuivie est indifférente lorsque l’utilisation de la marque n’est pas intrinsèquement économique.

Une scission nette entre la vie des affaires et la commercialité

En confirmant que le propriétaire de l’affiche publicitaire peut être considéré comme un participant à la vie des affaires tout en écartant ce paramètre, la Cour de cassation rappelle que la notion de « vie des affaires » est une condition essentielle à l’action en contrefaçon tout en réaffirmant l’autonomie de son interprétation. En effet, l’usage dans la vie des affaires est depuis longtemps distinct du critère de commercialité utilisé pour caractériser les actes de commerce. Rappelons que selon la Cour de justice, la notion de « vie des affaires » est intrinsèquement liée à « l’obtention d’un avantage direct ou indirect de nature économique » (CJCE 12 nov. 2002, Arsenal, aff. C-206/01, pt 40, D. 2003. 755, et les obs. , note P. de Candé ; RTD com. 2003. 415, obs. M. Luby ; RTD eur. 2004. 106, obs. G. Bonet ; 25 janv. 2007, Opel, aff. C-48/05, pt 18, D. 2007. 2833, obs. S. Durrande ; RTD com. 2007. 712, obs. J. Azéma ; RTD eur. 2007. 689, obs. J. Schmidt-Szalewski ; 19 févr. 2009, UDV, aff. C-62/08, pt 44, RTD eur. 2010. 939, chron. E. Treppoz ). Aussi n’est-il pas nécessaire d’être commerçant pour déposer une marque ou pour y porter atteinte. Par déduction, l’utilisation d’une marque déposée par un professionnel ne devrait pas automatiquement entraîner la caractérisation de l’usage dans la vie des affaires.

Ainsi, l’arrêt rendu par la chambre criminelle apporte une précision intéressante. Dans l’arrêt Arsenal, la Cour opposait l’usage dans la vie des affaires et l’usage dans un « domaine privé ». Or, en l’espèce, la nature strictement privée de l’utilisation était source d’interrogation. Le mis en cause était un professionnel de la publicité, enregistré au répertoire SIRENE et propriétaire de plusieurs panneaux d’affichage qu’il employait dans le cadre de son activité. Pour autant, comme le souligne la cour d’appel, la présentation litigieuse « ne contient aucune proposition de produit, ne s’inscrit dans aucune activité économique et ne procède d’aucune opération commerciale ».

La chambre criminelle confirme par là même que la caractérisation de l’usage dans la vie des affaires dépend moins de l’utilisateur que de l’utilisation, ce qui est parfaitement logique.

Une limite apportée au droit exclusif accordé par la marque

La chambre criminelle rappelle un point important en reprenant l’argument de la cour d’appel selon lequel « la mention litigieuse, ainsi diffusée de façon restreinte et pour un temps donné, présente un caractère satirique ». En effet, nul ne conteste désormais le caractère exclusif et absolu conféré par une marque (not. Civ. 2 juill. 1931 ; 12 juin 1956).

Initialement, cette protection ne connaissait pas de limite, la jurisprudence ne reconnaissant ni le droit à la parodie ni celui de l’information (Com. 21 févr. 1995).

Progressivement, le champ de cette protection s’est trouvé limité à la préservation des fonctions économiques de la marque (CJCE 12 nov. 2002, aff. C-206/01, Arsenal, préc., pt 51 ; Civ. 1^re, 8 avr. 2008, n° 07-11.251, Dalloz actualité, 10 avr. 2008, obs. S. Lavric ; D. 2008. 2402, obs. S. Lavric , note L. Neyret ; ibid. 2894, obs. P. Brun et P. Jourdain ; ibid. 2009. 1779, obs. J.-Y. Dupeux et T. Massis ; ibid. 1992, obs. J. Larrieu, C. Le Stanc et P. Tréfigny ; RTD civ. 2008. 487, obs. P. Jourdain ; Com. 8 avr. 2008, n° 06-10.961, Dalloz actualité, 21 avr. 2008, obs. J. Daleau ; D. 2008. 1274, et les obs. ; ibid. 2009. 1992, obs. J. Larrieu, C. Le Stanc et P. Tréfigny ; RTD civ. 2008. 487, obs. P. Jourdain ). Or, il est reconnu que la marque a une fonction « de communication, d’investissement ou de publicité » (CJCE 18 juin 2009, L’Oréal, aff. C-487/07, pt 58, RTD eur. 2010. 939, chron. E. Treppoz ; CJCE 23 avr. 2009, Dior, aff. C-59/08, Dalloz actualité, 30 avr. 2009, obs. J. Daleau ; D. 2009. 1276, obs. J. Daleau ; RTD com. 2009. 706, obs. J. Azéma ; 4 nov. 1997, Dior, aff. C-337/95, D. 1998. 587 , note M.-C. Bergerès ; RTD com. 1999. 81, obs. A. Françon ; ibid. 814, obs. M. Luby ). Dès lors, la mention « les syndicats de police & BFM vous souhaitent un bon enfumage 2019 » pouvait porter atteinte aux fonctions de la marque en dévaluant les services proposés par l’entreprise.

Encore une fois, la notion de « vie des affaires » est déterminante en ce qu’elle trace les limites du domaine dans lequel cette protection s’applique. Ainsi, par sa décision, la chambre criminelle rappelle que le seul préjudice économique causé par l’utilisation de la marque n’est pas suffisant.

En s’inscrivant dans un registre satirique et en l’absence de toute référence à une activité concurrente, l’auteur ne commet pas un détournement s’inscrivant dans la vie des affaires.

Par sa décision, la chambre criminelle valide donc une analyse qui avait déjà été tenue par la Cour d’appel de Paris dans l’affaire Greenpeace (Paris, 16 nov. 2005, n° 04/12417, D. 2006. 785 , obs. C. Le Stanc et P. Tréfigny ).

Crim. 27 févr. 2024, F-B, n° 23-81.563