Arrêt NOKIA/NOKA du Tribunal de l’Union européenne : de l’importance de la comparaison visuelle des marques

Dans son arrêt du 3 décembre 2025, le Tribunal de l’Union européenne a eu récemment l’occasion de rappeler le principe selon lequel, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, la comparaison visuelle des signes peut, en fonction des produits et services désignés, revêtir plus d’importance que la comparaison phonétique ou conceptuelle.

Si les fondements de cet arrêt sont en accord avec la jurisprudence classique, la décision prise par le Tribunal quant à l’absence de risque de confusion entre les marques ne manquera pas de surprendre un certain nombre de praticiens.

 

Le 7 février 2022, la société NOKA SPACE LIMITED a procédé au dépôt de la marque de l’Union européenne n° 018649783 en classes 9 (applications logicielles, logiciels, téléphones), 35 (services de bureautique), 38 (télécommunications), 42 (principalement services de développement informatique) et 45 (réseautage social). Cette marque a attiré l’attention de la société finlandaise NOKIA, bien connue dans le secteur de la téléphonie, qui a formé une opposition à son encontre, sur la base de deux marques, une marque de l’Union européenne et une marque finlandaise, portant toutes deux sur la dénomination verbale NOKIA. Cette opposition était formée sur la base de l’article 8 (1) (b) du règlement des marques de l’Union européenne. La marque finlandaise invoquée est venue à expiration pendant la procédure d’opposition, sans être renouvelée, et a donc été écartée des débats, qui se sont recentrés sur l’atteinte portée aux droits sur sa marque de l’Union européenne.

La société NOKIA a fourni de nombreux documents attestant de la renommée de cette marque, au regard des téléphones portables et de leurs parties constitutives, mais aussi pour un certain nombre d’autres produits, tels que les produits audiovisuels, des routeurs wifi, des montres connectées, des tablettes, des tv connectées… ceci afin de renforcer le caractère distinctif de cette marque. La division d’opposition n’a reconnu cette renommée que de manière restrictive, pour seuls les téléphones mobiles. Elle en a conclu que pour tous les produits invoqués, à l’exception des téléphones, la marque invoquée ne bénéficiait que d’un caractère distinctif moyen.

Les téléphones mobiles ont été considérés comme dissimilaires des produits et services invoqués, alors que les autres produits et services invoqués, pour lesquels aucune renommée n’a été reconnue, ont été considérés comme identiques aux produits contestés.

Dans le cadre de la comparaison des signes, l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) a considéré que la dénomination NOKA, distinctive au regard des produits et services en cause, présentait un caractère dominant, en raison du faible impact des éléments verbaux YOUR SPACE résultant notamment de la faible taille de leurs caractères.

En dépit de la présence de quatre lettres communes placées dans le même ordre entre les dénominations NOKA et NOKIA, l’EUIPO a considéré que les signes ne présentent visuellement qu’un faible degré de similitude en raison de la présence dans le signe contesté, d’un point rouge et d’une stylisation très particulière et qu’ils ne sont phonétiquement que similaires à un degré moyen.

Au stade de l’appréciation globale du risque de confusion, l’EUIPO relève que le choix des produits et services en cause est fait visuellement, et ce même si les marques peuvent faire l’objet d’une communication orale.

De ce fait, c’est la comparaison visuelle des marques qui doit prévaloir et le degré moyen de similitude des signes n’a pas d’impact sur le risque de confusion entre les marques.

Devant la chambre de recours

Cette affaire a été portée par la suite devant la chambre de recours, laquelle, dans sa décision (EUIPO, 2e ch., 1er oct. 2024, aff. R 585/2024-2) a confirmé la décision de la division d’opposition (not., au regard du caractère distinctif accru, limité aux téléphones mobiles, et sur la comparaison des produits et services), en adoptant toutefois relativement à la comparaison des signes un argumentaire quelque peu différent, centré très nettement sur leurs différences visuelles.

Elle a en effet considéré que le signe était formé de l’association des lettres N, K et A, de l’élément verbal YOUR SPACE et deux éléments figuratifs, un anneau noir, constituant le plus grand élément du signe et un disque rouge de plus petite taille.

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Elle en conclut que ce signe pouvait être lu NOOKA YOUR SPACE, NOKA YOUR SPACE ou même NKA YOUR SPACE.

Selon la chambre de recours, aucun des éléments formant ce signe ne présente de caractère dominant. Elle rappelle à cet égard que le principe selon lequel les éléments verbaux d’un signe complexe tendent à constituer les éléments les plus dominants de ce signe n’est pas un principe absolu. Elle relève en outre que le seul élément verbal de ce signe facilement prononçable est l’élément verbal YOUR SPACE qui, s’il est distinctif, y revêt du fait de sa présentation un caractère accessoire, que l’élément figuratif visuellement le plus important est l’anneau noir, mais qu’il est faiblement distinctif en raison de sa simplicité.

La chambre de recours en tire donc les conclusions qui s’imposent naturellement, en ne comparant pas les dénominations NOKA ou NOOKA d’une part et, NOKIA d’autre part, mais le signe complexe et la dénomination NOKIA. Il s’ensuit une comparaison classique des signes, insistant néanmoins sur leurs différences, notamment la présence dans la marque invoquée de la lettre I, ainsi que celles d’éléments figuratifs, l’anneau noir et le point rouge, à l’issue de laquelle elle considère que les signes ne sont similaires qu’à un très faible degré, faiblement similaire phonétiquement et intellectuellement différents.

La marque NOKIA ne bénéficiant pas d’un caractère distinctif accru pour les produits et services reconnus comme identiques ou similaires, la chambre a écarté tout risque de confusion entre les marques et rejeté le recours.

Il convient de noter que la chambre de recours a insisté sur l’importance de la comparaison visuelle des marques, plus importantes que leur comparaison orale, en raison de la nature particulière des produits et services en cause qui impose que leur achat ne soit pas fait uniquement oralement, mais après un examen visuel, dans des magasins, des catalogues ou sur internet.

C’est principalement sur ce motif qu’est basé le recours formé par NOKIA devant le Tribunal de l’Union européenne, cette dernière reprochant à la chambre de recours d’avoir mal apprécié et donné trop d’importance à la comparaison visuelles des signes en minimisant leur comparaison phonétique.

Devant le Tribunal de l’Union européenne

Le Tribunal confirme à cet égard la décision de la chambre, en reprenant à son compte l’argumentation développée dans la décision contestée, notamment les développements relatifs aux faits que la comparaison des marques devait, eu égard aux produits et services en cause, être faite de manière visuelle.

Cet arrêt s’inscrit dans une lignée d’arrêts du Tribunal et de décisions des instances de l’Union européenne, qui ont déterminé les conditions d’examen du risque de confusion et qui impliquent de tenir compte dans l’appréciation du risque de confusion entre les marques de la nature des produits ou services en cause. Cette pratique est ainsi tout à fait courante au regard des vêtements (v. par ex., Trib. UE, 18 mai 2011, Ralph Lauren, aff. T-376/09, § 52 ).

Cette pratique peut toutefois paraître relativement critiquable, dans la mesure où tous les produits et services peuvent faire l’objet d’une communication ou publicité orale, quels que soient leur nature et que leur prononciation interviendra nécessairement à un moment ou un autre de l’acte d’achat. C’est d’ailleurs ce qu’avait relevé l’arrêt NEC Display Solutions Europe GmbH du Tribunal de l’Union européenne (Trib. UE, 23 sept. 2011, aff. T‑501/08, § 53) : « Or, si les ordinateurs et accessoires d’ordinateurs sont effectivement « vendus à vue » en libre-service aux consommateurs, présentés sur des rayonnages, une communication orale relative aux caractéristiques des produits et à leur marque est également susceptible d’avoir lieu lors de leur achat. En outre, ces produits pourront faire l’objet d’une publicité orale, à la radio ou par d’autres consommateurs. Partant, l’identité phonétique des marques en conflit a, en l’espèce, dans l’appréciation du risque de confusion, un poids au moins aussi important que la similitude visuelle » (cité dans son argumentaire par la société NOKIA).

Le Tribunal dans l’arrêt faisant l’objet de ce commentaire s’est contenté d’indiquer que cet arrêt NEC Display Solutions Europe GmbH était relatif à des produits différents de ceux en cause (des ordinateurs), sans véritablement se positionner sur le fond.

La clé de répartition entre des produits et services pour lesquels l’appréciation globale doit principalement se fonder sur la comparaison visuelle des signes reste donc à trouver et l’arrêt NOKIA ne sera que de peu d’aide sur ce plan.

C’est d’autant plus dommageable que la comparaison visuelle des marques en cause est elle-même relativement contestable en ce qu’elle repose principalement sur une importance donnée, sans doute de façon excessive aux éléments figuratifs, l’anneau noir et le point rouge, faiblement distinctifs, et à l’expression YOUR SPACE que le Tribunal considère lui-même comme intrinsèquement accessoire et ce alors même que les dénominations NOOKA ou NOKIA présentent des similitudes résultant de la présence de quatre lettres communes placées dans le même ordre, que beaucoup qualifieraient de notables.

L’EUIPO, tout comme le Tribunal, aurait sans doute pu considérer que les signes étaient similaires à tout le moins à un faible degré, ce qui aurait pu modifier l’appréciation globale du risque de confusion.

Par ailleurs, il convient de noter que la société NOKIA a invoqué, devant les deux instances de l’EUIPO (mais semble-t-il, pas devant le Tribunal), le fait qu’elle avait obtenu gain de cause dans des oppositions formés contre des marques NOOKA. À chaque fois, la réponse a été la même, l’Office n’est pas tenu par des décisions antérieures, prises dans des espèces différentes.

Trois principaux enseignements, qui sonnent en fait comme des rappels, peuvent être tirés de cet arrêt :

  • la nature des produits en cause, notamment en raison de leur mode de commercialisation, a un impact direct sur l’appréciation globale du risque de confusion ;
  • la présence d’éléments faiblement distinctifs ou présentant un caractère accessoire d’une marque complexe doit être prise en considération dans le cadre de l’appréciation des similitudes visuelles, phonétiques ou conceptuelles, cette appréciation ne pouvant être faite sur la seule base de l’élément verbal « principal », si ce dernier ne bénéficie que d’un caractère distinctif normal ;
  • lorsque les Offices (il s’agit là d’une décision mettant en jeu les instances de l’UE, mais le commentaire vaut pour l’INPI) indiquent qu’ils ne sont pas tenus par des décisions précédentes, rendues dans des espèces différentes, il ne s’agit pas uniquement d’un paragraphe type, inclus par défaut dans les décisions : les Offices pratiquent effectivement une analyse au cas par cas, sans se laisser influencer par des décisions rendues dans des affaires proches, a fortiori quand elles mettent en jeu des marques de natures différentes (marques verbales versus marques complexes).

Enfin, cet arrêt montre toute l’importance qu’il y a à choisir soigneusement, dès le dépôt de l’opposition formelle, le motif de l’opposition. Dans le cas présent, il aurait sans doute été très possible de fonder l’opposition non pas seulement sur l’article 8 (1) (b) du règlement des marques de l’Union européenne, mais également sur l’article 8 (5), relatif à l’atteinte à la marque de renommée. La renommée de la marque NOKIA été reconnue pour des téléphones, ce qui n’étonnera personne, et il aurait suffi de démontrer notamment la possibilité que le consommateur fasse un lien entre les marques en cause, ce qui, au regard de la nature des produits et services en cause, n’aurait pas été insurmontable.

Il n’est toutefois pas possible de modifier les bases de l’opposition en cours de procédure, et NOKIA s’est retrouvé contraint par son choix initial, sans doute guidé il est vrai par ses succès contre les précédentes marques NOOKA.

 

Trib. UE, 3 déc. 2025, aff. T-617/24

par Philippe Picard, Conseil en propriété industrielle

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