Impossibilité d’invoquer la priorité d’un PCT pour les dessins ou modèles communautaires

03.05.2024

Un droit de priorité ne peut être revendiqué qu’en cas d’identité d’objet de la demande antérieure et de la demande ultérieure au sens de l’article 4 de la Convention de l’Union de Paris. En matière de dessins ou modèles, le règlement (CE) n° 6/2002 est clair : un PCT ne pourrait servir de base à une revendication de priorité que s’il aboutissait à la délivrance d’un modèle d’utilité. Une priorité revendiquée pour un dessin ou modèle basée sur un PCT est alors à écarter.

Dans le premier arrêt rendu sur pourvoi depuis l’introduction à la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) d’un nouveau mécanisme de filtrage s’appliquant, notamment, aux décisions de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), la Cour a été amenée à se prononcer sur la possibilité pour une demande PCT d’être revendiquée comme priorité dans le cadre du dépôt de dessin ou modèle communautaire, ainsi que sur le délai de cette priorité.

Le 24 octobre 2018, The KaiKai Company Jaeger Wichmann GbR (ci-après KaiKai) a déposé une demande multiple de dessins et modèles communautaires devant l’EUIPO. Cette demande revendiquait une priorité basée sur une demande PCT déposée en vertu du Traité de coopération en matière de brevets (TCB) datée du 26 octobre 2017, soit douze mois plus tôt.

L’EUIPO a accueilli la demande de KaiKai dans son intégralité, mais a refusé le droit de priorité revendiqué, en arguant que le délai pour celui-ci était de six mois précédant la demande d’enregistrement et non douze.

L’EUIPO base sa décision sur la lettre de l’article 41, § 1, du règlement (CE) n° 6/2002 sur les dessins ou modèles communautaires, qui prévoit qu’un déposant d’une demande d’enregistrement d’un dessin ou modèle communautaire jouit d’un droit de priorité de six mois à compter de la date de dépôt de la première demande d’un dessin ou modèle dans ou pour un État membre de l’OMC ou de la Convention de l’Union de Paris (CUP) pour le même dessin ou modèle ou pour le même modèle d’utilité.

La décision litigieuse explique également que, compte tenu de la définition large de la notion de « brevet » qui inclut les modèles d’utilité fournis à l’article 2 du TCB, et qu’une demande internationale déposée en vertu du TCB puisse en principe établir un droit de priorité selon l’article 41 précité, cette revendication de priorité est également assujettie à un délai de six mois.

Cette décision, confirmée par la troisième chambre de recours de l’EUIPO, fait alors l’objet d’un recours introduit par KaiKai devant le Tribunal de l’Union européenne.

Le tribunal, par sa décision du 14 avril 2021 (Trib. UE, 14 avr. 2021, The KaiKai Company Jaeger Wichmann GbR c/ EUIPO, aff. T-579/19, D. 2022. 1433, obs. J.-C. Galloux et P. Kamina ; Dalloz IP/IT 2021. 514, obs. A.-E. Kahn ; T. Mollet-Viéville, Modèle industriel ou d’utilité ? Droit de priorité ?, BLIP !), confirme que les demandes de brevet déposées en vertu du TCB englobent les modèles d’utilité tel que l’a indiqué la chambre de recours de l’EUIPO (pt 45).

Cependant, le tribunal estime que la CUP est directement applicable en droit de l’Union européenne compte tenu du fait que tous les États membres de l’UE étaient parties contractantes de cette convention, et que l’UE se substitue alors à ses États membres dans leurs engagements.

Le tribunal reprend alors le raisonnement de KaiKai de recourir à la CUP afin de combler les lacunes du règlement (CE) n° 6/2002, notamment le silence de ce dernier quant au délai de priorité découlant d’une demande internationale de brevet antérieure. Relevant que la CUP ne contient pas de règles explicites concernant le délai de priorité applicable dans ce contexte dans son article 4, le tribunal se base sur la logique du système des priorités et les travaux préparatoires de la Convention afin de suggérer que la nature du droit antérieur déterminait la durée de ce délai de priorité.

En conséquence, le tribunal annule la décision de la chambre de recours de l’EUIPO et estime que cette dernière a commis une erreur de droit en considérant que le délai applicable à la revendication de la priorité de la demande était de six mois.

Cette décision du tribunal, qui soulève des questions tant par rapport à la détermination de la durée du délai de priorité fondé sur une demande de titre antérieure de nature différente que le titre ultérieur que pour les effets produits par la CUP dans le droit de l’Union (CJUE, ch. d’adm. des pourvois, 10 déc. 2021, EUIPO c/ The KaiKai Company Jaeger Wichmann GbR, aff. C-382/21, pts 23 s. ; N. Kapyrinia, Premier pourvoi admis, premières vues, BLIP !) a fait l’objet d’un pourvoi introduit par l’EUIPO devant la Cour de justice de l’Union Européenne.

La question posée à la CJUE, telle que reformulée par la chambre d’admission des pourvois et reprise par l’avocate générale Ćapeta dans ses conclusions, était de savoir si le tribunal pouvait combler une lacune (présumée) d’un texte de l’Union européenne en conférant un effet direct à un accord international auquel l’Union européenne n’est pas partie d’une part, et de délimiter les contours de l’interprétation du droit de l’Union conforme avec ledit accord d’autre part.

Applicabilité de la Convention de l’Union de Paris dans l’ordre juridique de l’Union

L’EUIPO, soutenu par la Commission européenne qui est intervenue au pourvoi, reproche au tribunal d’avoir reconnu un effet direct à la CUP et d’avoir donné une interprétation erronée de la lettre de la Convention.

Le fait que l’Union européenne ne soit pas partie de la CUP (qui la précède en date) n’entrave pas la reconnaissance de l’accord dans l’ordre juridique de l’Union. En effet, lorsqu’un accord est conclu par l’ensemble des États membres de l’Union européenne dans un domaine pour lequel l’Union est devenue exclusivement compétente, il est de jurisprudence constante que l’Union succède alors aux engagements de ses États membres (v. en ce sens, CJUE 12 déc. 1972, International Fruit Compan NV et autres c/ Produktschap voor Groenten en Fruitaff, aff. C-21/72).

Reprenant sa jurisprudence Anheuser-Busch, la Cour confirme que son statut de membre de l’OMC, ainsi que l’incorporation des articles de la CUP dans les accords ADPIC lui permettent de considérer que la CUP produirait les mêmes effets que les accords ADPIC dans le droit de l’Union (pts 57-62).

Cependant, il est également de jurisprudence constante que les accords ADPIC n’aient pas d’effet direct dans le droit de l’Union. En l’absence d’un renvoi expresse à un article de la CUP (en l’espèce, à l’art. 4), la Cour rappelle au tribunal que la correspondance d’un article d’un texte européen (ici, l’art. 41 du règl. [CE] n° 6/2002) à un article d’un accord international ne peut pas être interprétée comme une volonté du législateur de conférer un effet direct à cette Convention. Ainsi, les règles de la CUP ne sauraient créer des droits dont les particuliers pouvaient se prévaloir directement en vertu du droit de l’Union (pt 68).

Si la CUP n’a pas d’effet direct dans le droit de l’Union, KaiKai (la défenderesse) soulève que celle-ci aurait un effet interprétatif qui viendrait combler l’article 41, § 1, du règlement (CE) n° 6/2002.

La Cour, rappelant sa compétence pour interpréter les règles de la CUP incorporées dans les accords ADPIC, s’attarde alors sur l’effet interprétatif de l’article 4 en examinant les deux premières branches du moyen unique soulevé par l’EUIPO.

Article 41 du règlement (CE) n° 6/2002 : texte clair ou texte lacunaire ?

L’EUIPO reproche au tribunal d’avoir considéré à tort qu’une lacune législative existait dans le texte de l’article 41 du règlement (CE) n° 6/2002, et d’avoir écarté l’application du texte « lacunaire » en appliquant la CUP.

Plus précisément, il est reproché au tribunal d’avoir admis qu’une demande de brevet (qui protège la technique d’une invention) puisse fonder une priorité pour une demande de dessin et modèle (qui protège l’apparence esthétique d’un produit), et donc qu’un droit protégeant la fonction d’un objet puisse fonder un autre protégeant son aspect ornemental.

Pour rappel, l’article 41, § 1, du règlement (CE) n° 6/2002 sur les dessins ou modèles communautaires dispose : « celui qui a régulièrement déposé une demande d’enregistrement d’un dessin ou modèle ou d’un modèle d’utilité dans ou pour l’un des États parties à la Convention de Paris ou à l’accord instituant l’Organisation mondiale du commerce, ou son ayant cause, jouit, pour effectuer le dépôt d’une demande d’enregistrement d’un dessin ou modèle communautaire pour le même dessin ou modèle ou pour le même modèle d’utilité, d’un droit de priorité pendant un délai de six mois à compter de la date de dépôt de la première demande ».

La Cour, dans sa lecture de l’article ci-dessus, constate que le tribunal a commis une erreur de droit dans son interprétation.

Pour la Cour, le libellé de l’article 41, § 1, du règlement (CE) n° 6/2002 est clair : les deux seules catégories de demandes antérieures pouvant fonder un droit de priorité pour une demande d’enregistrement d’un dessin ou modèle communautaire sont une demande de dessin ou modèle ou une demande de modèle d’utilité.

Le texte ne serait donc pas lacunaire comme l’a suggéré le tribunal, mais exhaustif dans son omission des demandes de brevets comme fondement d’un droit de priorité pour des dessins ou modèles. Cette omission trouverait son fondement dans la logique de l’article 4, section C, de la CUP, qui prévoit qu’une demande antérieure peut être revendiquée comme droit de priorité d’une demande postérieure si les deux demandes ont le même objet (pts 83-84).

Cependant, une demande de brevet pourrait fonder un droit de priorité pour un modèle d’utilité (pt 78), ce qui impliquerait que les deux demandes portent sur le « même objet » au sens de l’article 4 de la CUP. Or, comme un modèle d’utilité antérieur est susceptible de fonder une priorité pour une demande de dessin ou modèle postérieure, cela impliquerait que les deux demandes ont un même objet. Ce constat découlant d’une acception matérielle de l’identité de l’objet a été soulevé par l’avocate générale Ćapeta dans ses conclusions (pts 111-123), mais ne sera pas, à regret, traité par la CJUE dans son arrêt.

La Cour, dans sa tentative de limitation des titres pouvant être invoqués pour des revendications de priorité, annule alors l’arrêt du tribunal et rejette le recours de KaiKai.

CJUE 27 févr. 2024, EUIPO c/ The KaiKai Company Jaeger Wichmann, aff. C-382/21