Le juge pénal : meilleur allié des titulaires de droit de propriété intellectuelle ?

Si la voie pénale a longtemps été délaissée par les titulaires de droits de propriété intellectuelle, notamment pour une indemnisation considérée comme déceptive par rapport au juge civil, la situation semble s’améliorer ces dernières années sous l’impulsion salutaire de la chambre criminelle de la Cour de cassation (v. encore réc., un arrêt imposant un juge correctionnel de mieux motiver chaque poste d’indemnisation, Crim. 15 févr. 2023, n° 21-84.417). L’arrêt de la chambre criminelle du 27 mai dernier en est une nouvelle illustration.

Les faits concernaient un vaste trafic en bande organisée de contrefaçons de sacs Hermès, avec une implication à différents niveaux de personnes aussi physiques que morales, conduisant la Cour d’appel de Paris à prononcer des sanctions relativement lourdes, aussi bien sur l’action publique (l’un des prévenus ayant par ex. été condamné à une peine de 3 ans de prison, partiellement assortie d’un sursis, 400 000 € d’amende, dont la moitié avec sursis, et à une peine complémentaire de confiscation à hauteur de 70 000 €) que sur l’action civile (condamnation solidaire des prévenus à hauteur de plus de 600 000 € de dommages-intérêts rien qu’au titre du profit généré par la contrefaçon).

Certains prévenus ont saisi la Cour de cassation de pourvois posant plusieurs questions de droit assez rarement posées au juge correctionnel.

Cumul possible des sanctions pécuniaires pénales avec l’indemnisation de la partie civile au titre des bénéfices réalisés par le contrefacteur

L’une de ces questions concernait le cumul des sanctions pénales avec l’indemnisation de la partie civile au titre des bénéfices réalisés par le contrefacteur.

L’on sait que depuis les réformes introduites par les lois n° 2007-1544 du 29 octobre 2007 et n° 2014-315 du 11 mars 2014, trois critères d’indemnisation du préjudice ont été introduits dans le code de la propriété intellectuelle, à savoir : (i) conséquences économiques négatives, (ii) préjudice moral et (iii) bénéfices réalisés par le contrefacteur.

Selon les prévenus, la cour d’appel aurait dû vérifier que leur condamnation à restituer les bénéfices réalisés avec la contrefaçon en sus des sanctions pécuniaires pénales (amende, confiscation) était proportionnée à la gravité des faits et nécessaire, et ce, en application, d’une part, du principe de proportionnalité de la peine prévu par l’article 49.3 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (« L’intensité des peines ne doit pas être disproportionnée par rapport à l’infraction ») et, d’autre part, celui de nécessité du cumul de sanctions déduit de l’article 50 de la Charte (« Nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement en raison d’une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné dans l’Union par un jugement pénal définitif conformément à la loi »).

La Cour de cassation répond en deux temps.

Pas de dommages-intérêts punitifs

Dans un premier temps, concernant la possibilité d’un cumul d’une condamnation à verser des dommages-intérêts avec une sanction pénale, la Cour de cassation considère que l’indemnisation octroyée à la partie civile au titre des bénéfices réalisés par le contrefacteur se fonde sur la transposition en droit français de l’article 13 de la directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle (Directive DPI) qui liste les différents postes d’indemnisation envisageables.

Il ne saurait donc y avoir de violation du droit de l’Union, comme le soutenaient les demandeurs au pourvoi, puisque la condamnation à restituer le bénéfice réalisé par le contrefacteur est elle-même prévue par ce même droit de l’Union.

Pour autant, lister des postes de préjudices ne signifie pas nécessairement qu’on peut les cumuler, et encore moins avec une sanction pénale.

À cet égard, le considérant 28 de la directive DPI (« En plus des mesures, procédures et réparations de nature civile et administrative prévues au titre de la présente directive, des sanctions pénales constituent également, dans des cas appropriés, un moyen d’assurer le respect des droits de propriété intellectuelle »), visé également par la Cour, prévoit un cumul possible entre réparation civile et administrative, d’un côté, et sanction pénale, de l’autre, principe au demeurant repris à l’article 16 de la même directive (« Sans préjudice des mesures, procédures et réparations de nature civile et administrative prévues par la présente directive, les États membres peuvent appliquer d’autres sanctions appropriées en cas d’atteinte à des droits de propriété intellectuelle »).

Plus encore, le considérant 32 (« La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes, qui sont reconnus notamment par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. En particulier, la présente directive vise à assurer le plein respect de la propriété intellectuelle, conformément à l’article 17, paragraphe 2, de cette Charte »), visé aussi par la Cour, rappelle explicitement que l’ensemble de la directive est conforme à la Charte des droits fondamentaux, celle-là même qui est invoquée par les prévenus pour justifier une violation de leurs droits fondamentaux.

Ces règles ainsi posées par le droit de l’Union sont tellement claires que la Cour de cassation se retranche derrière et rejette toute possibilité de poser une question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union européenne.

La Cour rappelle enfin que l’évaluation des bénéfices réalisés par le contrefacteur se fonde sur une base objective de critères économiques (bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte aux droits ou le contrefacteur, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels générées par la contrefaçon), tout en tenant compte des frais encourus par le titulaire du droit.

D’une certaine manière, l’objectivité chasserait donc le punitif.

Il est pourtant permis d’en douter.

En effet, la jurisprudence civiliste a déjà eu l’occasion, dans d’autres circonstances, de retenir que le cumul de plusieurs des postes d’indemnisation pourtant prévus par la loi, fondés sur critères objectifs, pouvaient conduire à des dommages-intérêts punitifs (Paris, pôle 5 - ch. 2, 6 juill. 2018, n° 17/07613, D. 2019. 1578, obs. J.-C. Galloux et P. Kamina ).

Dès lors, pourquoi en serait-il différemment en présence d’une sanction pénale ?

La Cour de cassation n’apporte malheureusement aucune clarification sur ce point, ce qui laisse le débat ouvert.

Mais surtout, en présence d’une faute intentionnelle, comme c’est le cas de la contrefaçon, le caractère éventuellement punitif de l’indemnisation devient plus acceptable.

Après tout, la directive DPI, qui n’exclut aucunement les dommages-intérêts punitifs, rappelle la nécessité du caractère dissuasif des mesures, procédures et réparations.

Dans le même sens, pour la Commission européenne, « le fait que la directive 2004/48/CE n’oblige pas les États membres à prévoir des dommages-intérêts punitifs ne devrait pas empêcher l’introduction d’une telle mesure au niveau national » (Recomm. [UE] 2024/915 de la Commission du 19 mars 2024 relative à des mesures visant à lutter contre la contrefaçon et à renforcer le respect des droits de propriété intellectuelle).

Plus généralement, même s’il existe de très fortes résistances internes, personne n’est dupe et des dommages-intérêts punitifs prennent les atours bienséants d’un cumul de postes de préjudices.

Pourtant, en dépit du principe cardinal de réparation intégrale (« tout le préjudice mais rien que le préjudice »), le droit français ne l’interdit pas de manière absolue.

La Cour de cassation a d’ailleurs déjà eu l’occasion de juger, en matière d’exequatur d’une décision étrangère, que « le principe d’une condamnation au paiement de dommages-intérêts punitifs n’est pas, en soi, contraire à l’ordre public international français », à condition de respecter le principe de proportionnalité des peines (Civ. 1^re, 1^er déc. 2010, n° 09-13.303, Dalloz actualité, 9 déc. 2010, obs. I. Gallmeister ; Fountaine Pajot (Sté), D. 2011. 423, obs. I. Gallmeister , note F.-X. Licari ; ibid. 1374, obs. F. Jault-Seseke ; ibid. 2434, obs. L. d’Avout et S. Bollée ; Rev. crit. DIP 2011. 93, note H. Gaudemet-Tallon ; ibid. 2021. 533, étude D. Sindres ; RTD civ. 2011. 122, obs. B. Fages ; ibid. 317, obs. P. Remy-Corlay ; RTD com. 2011. 666, obs. P. Delebecque ).

Plus subtilement, dans le célèbre arrêt Cristal Paris, l’introduction par la Cour de cassation de la possibilité de tenir compte, dans la détermination des dommages et intérêts, de l’avantage indu que l’auteur de la pratique déloyale s’est octroyé au détriment de la victime, sans strictement cantonner l’indemnisation de ladite victime au préjudice subi, peut s’apparenter à dommages-intérêts punitifs (Com. 12 févr. 2020, n° 17-31.614, Dalloz actualité, 21 févr. 2020, obs. C.-S. Pinat ; D. 2020. 1086 , note J.-S. Borghetti ; ibid. 1254, chron. A.-C. Le Bras, C. de Cabarrus, S. Kass-Danno et S. Barbot ; ibid. 2421, obs. C. de droit de la concurrence Yves Serra (CDED Y. S.EA n° 4216) ; ibid. 2021. 207, obs. J.-D. Bretzner et A. Aynès ; ibid. 594, obs. H. Aubry, E. Poillot et N. Sauphanor-Brouillaud ; Légipresse 2020. 472 et les obs. ; RTD civ. 2020. 391, obs. H. Barbier ; ibid. 401, obs. P. Jourdain ; RTD com. 2020. 313, obs. M. Chagny ).

Pas de violation du principe de proportionnalité

Dans un second temps, concernant le principe de proportionnalité, la Cour de cassation rappelle que seules les sanctions pénales y sont soumises.

La Cour de cassation ajoute à cet égard que les dommages-intérêts alloués au titre des bénéfices réalisés par le contrefacteur « ont pour seul objet d’assurer la réparation effective, proportionnée et dissuasive du préjudice causé par les infractions en matière de propriété intellectuelle » ou bien encore, formulé légèrement différemment, que « les dommages-intérêts alloués à ce titre (…) ont pour seul objet de réparer le préjudice causé par les infractions ».

C’est ici la double fonction du juge correctionnel dont il est question, avec d’un côté, l’action pénale, réprimant l’atteinte à l’ordre public et de l’autre, l’action civile, réparant le dommage découlant directement de l’infraction.

En effet, l’action publique et l’action civile ne répondent pas aux mêmes règles : elles visent des buts différents (action répressive pour l’une, indemnitaire pour l’autre), se fondent sur des textes propres (C. pr. pén., art. 1 et 2) et peuvent être exercées procéduralement indépendamment l’une de l’autre (l’action publique peut être exercée même s’il n’existe aucun dommage et, inversement, une partie civile peut réclamer l’indemnisation du préjudice découlant d’une infraction devant le juge civil).

Il n’y a donc pas lieu d’étendre artificiellement le contrôle de proportionnalité à la totalité de la condamnation, incluant d’éventuels dommages-intérêts de la partie civile, dont l’évaluation, fondée sur le principe de la réparation intégrale (Crim. 31 janv. 2023, n° 22-85.359), est antagoniste avec le principe de proportionnalité.

Par exemple, encore récemment, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a écarté le principe de la proportionnalité dans l’appréciation de l’évaluation d’un préjudice en raison de son caractère antagoniste avec la réparation intégrale due à la victime d’un dommage (Civ. 3^e, 4 avr. 2024, n° 22-21.132, Dalloz actualité, 16 mai 2024, obs. Q. Guiguet-Schielé ; D. 2024. 1311 , note M. Cormier ; ibid. 1489, obs. N. Reboul-Maupin et Y. Strickler ; ibid. 2180, chron. M.-L. Aldigé, A.-C. Schmitt, A.-C. Vernimmen et J.-F. Zedda ; AJDI 2024. 634 , obs. G. Tredez ; RDI 2025. 153, obs. M. Faure-Abbad ; RTD civ. 2024. 661, obs. P. Jourdain ).

Sur la condamnation solidaire au paiement de l’indemnisation civile

Les prévenus ont également critiqué l’arrêt d’appel en ce qu’il les a condamnés solidairement à verser la somme de plus de 600 000 € en réparation du préjudice matériel du titulaire des droits en violation, selon eux, des articles L. 333-1-3 et L. 716-14 du code de la propriété intellectuelle ainsi que des articles 2, 3 et 480-1 du code de procédure pénale.

Précisément, ils faisaient grief à la cour d’appel d’avoir retenu une responsabilité solidaire entre eux, alors même que tous n’avaient pas tiré personnellement les mêmes bénéfices des actes de contrefaçon.

Ils soutenaient ainsi que cette solidarité revenait à imputer à chacun d’entre eux une fraction identique du préjudice, sans lien causal direct avec les faits qui leur étaient individuellement reprochés.

La Cour de cassation, qui a fait strictement application des principes de responsabilité collective pénale, écarte ce moyen en rappelant que « la circonstance que chacun des coauteurs n’a[vait] pas tiré les mêmes bénéfices des infractions entre lesquelles un lien de connexité a été souverainement constaté n’[était] pas de nature à rompre le lien de causalité existant entre la faute de chacun d’entre eux et le préjudice subi par la partie civile ».

En effet, l’article 480-1 du code de procédure pénale dispose que « les personnes condamnées pour un même délit sont tenues solidairement des restitutions et des dommages-intérêts. »

La jurisprudence précise d’ailleurs que cette solidarité s’applique également à ceux qui ont été déclarés coupables de différentes infractions rattachées entre elles par des liens d’indivisibilité ou de connexité (Crim. 22 oct. 1997, n° 96-85.970, D. 1997. 264 ).

Ainsi, il importe peu au stade de l’obligation à la dette de s’interroger sur la contribution des prévenus à l’infraction et ainsi qu’à leur part de responsabilité dans le préjudice des titulaires de droits.

En d’autres termes, le juge n’a pas à individualiser la contribution personnelle de chaque prévenu à la réalisation du dommage pour prononcer la condamnation solidaire.

Le droit pénal apporte ainsi un outil efficace permettant au titulaire de droits d’obtenir les indemnisations octroyées par le juge.

Sur cumul des postes de préjudice prévus à l’article L. 716-4-10 du code de la propriété intellectuelle

Les prévenus reprochaient à l’arrêt attaqué de les avoir doublement condamnés au titre du préjudice matériel, d’une part, à la somme de plus de 600 000 € pour le profit généré par la contrefaçon et, d’autre part, la somme d’environ 25 000 € pour perte de redevances, cette perte – et c’est important – étant calculée sur la base d’une redevance de 4 % appliquée au profit généré par la contrefaçon.

Ils en déduisaient qu’il y aurait une violation des articles L. 333-1-3 et 716-14 (devenu art. 716-4-10) du code de la propriété intellectuelle qui oblige le titulaire de droits à évaluer son préjudice en optant pour l’une des deux méthodes suivantes :

• soit l’indemnisation est fixée en tenant compte des conséquences économiques négatives, du préjudice moral et des bénéfices réalisés par l’auteur des faits ;
• soit les dommages-intérêts sont fixés en considération d’une somme forfaitaire supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si l’auteur des faits avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte (qui n’est pas exclusive du préjudice moral).

En substance, les demandeurs au pourvoi considéraient que cette double condamnation au titre du préjudice matériel, avec l’utilisation d’un montant de redevance, revenait à appliquer simultanément, et donc cumulativement, les deux méthodes.

Là encore, l’argumentation des prévenus est rejetée par la Haute juridiction qui considère que, dans la première méthode, le manque à gagner peut parfaitement correspondre au montant certain des redevances éludées sur les produits contrefaisants, sans que cela ne corresponde nécessairement à la seconde méthode d’évaluation.

Autrement dit, la référence au montant d’une redevance qui aurait été due par le contrefacteur pour évaluer un des trois postes de préjudice fixé par la première méthode n’induit pas nécessairement que le calcul a été effectué de manière forfaitaire conformément à la seconde méthode.

Crim. 27 mai 2025, F-D, n° 23-86.955

par Michaël Piquet-Fraysse, Avocat associé, Ebl Lexington, et Juliette Alexandre, Élève-avocat

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