L’exploitation continue, paisible et publique d’un nom commercial paralyse l’action en contrefaçon fondée sur des marques postérieures à ce nom

01.01.1970

Les contentieux entre des marques et des noms commerciaux sont parfois difficiles à démêler, comme en témoigne cet arrêt de la Cour d’appel de Paris rendu dans une affaire opposant deux établissements hôteliers parisiens, créés à quelques années d’écart et possédant presque le même nom.

Il est généralement enseigné que la marque offre la meilleure protection d’un signe contre des usages non autorisés par des tiers. C’est oublier que la protection de la marque s’est considérablement amoindrie avec les années, sous l’influence de la jurisprudence européenne, qui exige dorénavant la preuve d’un usage du signe « à titre de marque » et « dans la vie des affaires », ce qui opère une brèche indéniable dans la protection offerte par la propriété industrielle. Par ailleurs, mais ce n’est pas une nouveauté, la marque est sans effet contre des signes exploités antérieurement à titre de nom commercial.

L’affaire tranchée par la Cour d’appel de Paris le 6 décembre 2024 opposait deux sociétés exploitant, directement ou indirectement, des établissements hôteliers à Paris. D’une part, l’hôtel « Le Marquis », fondé en 2004 dans le 15^e arrondissement ; d’autre part, l’hôtel « Marquis », fondé pour sa part en 2013 dans le 8^e arrondissement, près de la place de la Concorde. À l’évidence, même s’ils ne sont pas situés à grande proximité l’un de l’autre, le fait qu’il existe un hôtel « Marquis » et un autre hôtel « Le Marquis » à Paris n’entretenant aucun lien entre eux pouvait poser un tout petit problème vis-à-vis de la clientèle.

En l’occurrence, l’hôtel « Marquis » du 8^e arrondissement est exploité par une société Nextone, qui avait déposé plusieurs marques « Marquis » en classe 43 pour viser les services d’hébergement et de restauration en 2011 et 2012. L’hôtel « Le Marquis » du 15^e arrondissement est pour sa part exploité par une société du même nom. C’est sa société-mère, Helionwood, qui avait déposé plusieurs marques comme « HOTEL MARQUIS », « LE MARQUIS HOTEL » ou encore « MARQUIS EIFFEL », mais seulement à compter de 2015.

Ce n’est qu’en 2020 que les hostilités ont été engagées. La société Helionwood a en effet, la première, adressé une lettre de mise en demeure à la société Nextone afin de lui intimer de cesser l’usage du signe « Marquis » compte tenu des différentes marques dont elle était alors propriétaire. La société Nextone a refusé de faire droit à ces demandes et a répliqué en invoquant la nullité des marques déposées par Helionwood en 2015, compte tenu de l’existence de ses marques antérieures.

Aucune solution amiable n’ayant pu être trouvée, le litige fut porté devant le tribunal judiciaire. La procédure de première instance donna lieu à la fois à une ordonnance du juge de la mise en état qui prononça l’irrecevabilité des demandes de la société Helionwood assises sur le nom commercial « Le Marquis » qu’elle n’exploite pas elle-même, et un jugement dont la société Helionwood interjeta appel.

La marque postérieure doit céder face à une marque antérieure

Le lecteur aura compris de ce rapide résumé de faits assez inextricables que l’affaire opposait à la fois des marques à des marques et des marques à un nom commercial. Commençons par régler le sort des marques de la société Helionwood. Déposées en 2015, elles étaient antériorisées par les marques de la société Nextone, déposées pour leur part en 2011 et 2012. Leur sort était scellé.

Dans son arrêt, la cour rappelle l’évidence, à savoir que les marques « Marquis », d’une part, et « Le Marquis » ou « HOTEL LE MARQUIS », d’autre part, sont, sinon identiques, à tout le moins fortement similaires compte tenu de la présence au sein de l’ensemble des signes en présence de l’élément dominant « Marquis », distinctif s’agissant des services d’hébergement et de restauration de la classe 43.

C’est ainsi qu’au visa des dispositions de l’article L. 711-3, I, du code de la propriété intellectuelle, la cour a prononcé la nullité des marques de la société Helionwood.

Il est intéressant de relever à cet égard que la cour a refusé de tenir compte des prétendus actes de concurrence déloyale ou parasitaire commis par la société Nextone à compter de 2011 pour faire échec à la demande de nullité de ces marques. De même, la décision évoque le fait qu’en matière d’hôtellerie, si le public cible bénéficie d’un degré d’attention plus élevé, il n’en demeure pas moins qu’il existait un risque de confusion en l’espèce, les termes « HOTEL » ou « LE » n’étant pas de nature à limiter ce risque.

Les marques de la société Helionwood de 2015 ont donc toutes fait l’objet d’une annulation.

La marque postérieure doit (aussi) céder face à un nom commercial antérieur

Les marques de la société Helionwood ayant été annulées, est-ce à dire que la société Nextone a gagné son procès ? Une réponse positive aurait été beaucoup trop simple. Dans cette affaire, l’hôtel « Marquis » de la société Nextone n’avait été fondé qu’en 2013. L’hôtel « Le Marquis » de la société du même nom, filiale de la société Helionwood, avait pour sa part été fondé en 2004, soit neuf ans auparavant. La société Helionwood et la société Le Marquis avaient produit de multiples pièces, notamment des coupures de presse ainsi que des tarifs datant de 2005, afin de démontrer leur antériorité. Ceci signifie que les marques de la société Nextone étaient elles-mêmes toutes postérieures au nom commercial de l’hôtel Le Marquis.

La cour en a déduit que la société Nextone ne pouvait pas valablement opposer ses marques à l’exploitant de l’hôtel « Le Marquis » pour lui interdire d’utiliser ce signe : « antérieurement au dépôt des marques de la société Nextone Résidence, la société Hôtel Marquis utilisait de manière continue, publique et non équivoque le nom commercial "Le Marquis" et "Hôtel Le Marquis" pour désigner son établissement hôtelier. Par conséquent, c’est à bon droit que le tribunal a retenu l’existence d’un droit antérieur sur ces signes faisant échec aux demandes formées par la société Nextone Résidence au titre de la contrefaçon ».

Si les demandes au titre de la contrefaçon de marque ont ainsi été paralysées du fait de l’existence de ce nom commercial antérieur, pourquoi les marques de la société Nextone n’ont-elles pas elles-mêmes été annulées ? L’article L. 711-3, I, du code de la propriété intellectuelle, utilisé comme support à l’annulation des marques de la société Helionwood, prévoit lui aussi l’indisponibilité et, partant, la possibilité nullité d’une marque en cas d’existence d’un nom commercial antérieur. Le texte dispose que le nom commercial doit avoir une portée qui « n’est pas seulement locale » et qu’il doit exister un risque de confusion dans l’esprit du public. S’agissant du risque de confusion, la question est aisément réglée. Quid alors de la portée du nom ? Malheureusement, la question n’a pas pu être soulevée en appel.

Car, comme évoqué ci-dessus, la question avait bien été posée en première instance, les sociétés Helionwood et Le Marquis ayant invoqué « l’illicéité » (sic) des marques de la société Nextone du fait de leur caractère postérieur au nom commercial de l’hôtel « Le Marquis ». Mais, dans le cadre d’un incident devant le juge de la mise en état, elles avaient été considérées « irrecevables » à soulever cette « illicéité » (analysée, logiquement, comme une demande en nullité) du fait de leur « tolérance » de ces marques, déposées depuis plus de cinq ans et dont elles avaient connaissance. Or, l’appel n’avait pas concerné cette question, qui était donc définitivement jugée.

Il est exact que l’article L. 716-2-8 du code de la propriété intellectuelle énonce que « le titulaire d’un droit antérieur qui a toléré pendant une période de cinq années consécutives l’usage d’une marque postérieure enregistrée en connaissance de cet usage n’est plus recevable à demander la nullité de la marque postérieure sur le fondement de l’article L. 711-3, pour les produits ou les services pour lesquels l’usage de la marque a été toléré ». En l’espèce, cela signifie que la société Hôtel Le Marquis, titulaire du nom commercial « Le Marquis » depuis 2004, aurait dû solliciter la nullité des marques déposées par la société Nextone dans les cinq ans de leur dépôt, donc avant 2016 ou 2017.

La « connaissance de l’usage » reste certes à démontrer, mais elle était peut-être difficilement contestable ici, s’agissant de deux hôtels parisiens distants de quelques kilomètres seulement ! Si la société Le Marquis avait agi quelques années plus tôt, dès 2012, elle aurait pu obtenir la nullité des marques de la société Nextone et, partant, obtenir l’interdiction d’usage du nom « Marquis » pour un hôtel concurrent.

Des marques annulées, une action en contrefaçon paralysée, une action en concurrence déloyale rejetée

Dans cette affaire, il est difficile de déterminer un gagnant ou un perdant. La société initialement en demande, Nextone, a certes obtenu l’annulation des marques déposées par Helionwood, mais elle a échoué à obtenir l’interdiction d’usage du nom « Le Marquis », antérieur à ses propres marques. Quant à la société Helionwood, elle a elle-même échoué à obtenir une condamnation de Nextone sur le fondement de l’atteinte à son nom commercial. Pas plus n’a-t-elle obtenu gain de cause au titre de prétendus actes de « concurrence déloyale et parasitaire ».

Si la cour a fort justement rappelé que l’action en concurrence déloyale et l’action en parasitisme répondaient chacune à des conditions spécifiques, risque de confusion pour la première, volonté de profiter des investissements d’un tiers pour la seconde, dans un cas comme dans l’autre la faute de la société Nextone n’a pas été retenue. En l’espèce, le seul « indice » de la partie gagnante réside dans l’indemnité de procédure accordée à la société Nextone, à hauteur de 10 000 €, ce qui dénote d’ailleurs une volonté de sanctionner un appel assez abusif.

Morale de l’histoire : ne pas attendre cinq ans pour agir !

Dans cette affaire, les parties ont attendu beaucoup trop longtemps pour se plaindre de l’utilisation de la dénomination « Marquis » ou « Le Marquis » par leur concurrent. En n’émettant aucune réclamation pendant une durée aussi longue, elles ont réussi à démontrer une forme de coexistence pacifique, les deux hôtels parvenant, semble-t-il, à rallier une clientèle propre, chacun dans un registre assez différent d’ailleurs, puisque les deux établissements ne relevaient pas de la même catégorie.

Paris, pôle 5 - ch. 2, 6 déc. 2024, n° 23/01475