Marque renommée et parasitisme : quand « Pol’s » croise la route de « Paul »

Par un arrêt du 4 mars 2026, le Tribunal de l’Union européenne confirme le rejet de la demande d’enregistrement du signe « Pol’s FREEZE FRESH », jugé parasitaire de la marque renommée « PAUL depuis 1889 ». En dépit de l’absence de risque de confusion et du caractère courant du prénom constituant la marque antérieure, la similitude phonétique très élevée entre les deux signes, conjuguée à la proximité sectorielle des produits visés, suffit à établir le lien requis par l’article 8, § 5, du règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017. Riche d’enseignements pratiques, l’arrêt rappelle en outre qu’un moyen tiré du juste motif ne peut être soulevé pour la première fois devant le Tribunal.

Par un arrêt du 4 mars 2026, la 9^e chambre du Tribunal de l’Union européenne a rejeté le recours formé par une société turque, Pols Erm Tarim Anonim Sirketi, contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 13 décembre 2024 ayant confirmé, pour l’essentiel, l’opposition accueillie par la division d’opposition.

La requérante avait déposé, le 6 septembre 2022, une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne pour le signe figuratif, composé de l’élément verbal « Pol’s FREEZE FRESH », désignant des produits relevant des classes 29 (produits alimentaires d’origine animale et végétale, plats préparés), 30 (café, thés, glaces, pâtisseries, confiseries, etc.), 31 (produits agricoles et horticoles) et 32 (bières, boissons sans alcool). La société Holder SAS, titulaire des marques de l’Union européenne figuratives « PAUL depuis 1889 » (n° 17057019, enregistrée le 26 mars 2019) et « PAUL LE CAFE » (n° 17092719, enregistrée le 14 mars 2019), a formé opposition le 12 janvier 2023 sur le double fondement de l’article 8, § 1, sous b) et de l’article 8, § 5, du règlement (UE) 2017/1001.

La division d’opposition a accueilli l’opposition sur le seul fondement de l’article 8, § 5, au titre de la marque « PAUL depuis 1889 ». La chambre de recours a partiellement réformé cette décision en excluant les « animaux vivants et organismes pour l’élevage » (classe 31), jugés trop éloignés des produits et services pour lesquels la renommée de la marque antérieure avait été établie, et a rejeté le recours pour le surplus. Le Tribunal valide intégralement cette analyse.

L’arrêt présente un intérêt particulier à plusieurs égards. Il illustre la rigueur avec laquelle le Tribunal apprécie chacune des conditions cumulatives de l’article 8, § 5, du règlement (UE) 2017/1001, relatif à la marque renommée, et rappelle l’articulation entre similitude phonétique, renommée sectorielle et parasitisme, dans un contentieux alimentaire où la coexistence de prénoms masculins dans les signes en conflit soulevait des questions délicates.

La comparaison des signes : similitude phonétique décisive malgré les différences visuelles

La comparaison des signes constitue le point de départ incontournable de l’analyse. Le Tribunal rappelle, conformément à une jurisprudence constante, que la notion de similitude et les critères d’appréciation sont identiques dans le cadre de l’article 8, § 1, sous b) et de l’article 8, § 5, et ce même si le degré de similitude requis diffère : un degré moindre de similitude suffit au titre du § 5, dès lors qu’il n’est pas question d’en déduire un risque de confusion, mais simplement l’établissement d’un lien dans l’esprit du consommateur moyen entre les signes en conflit (Trib. UE, 11 juin 2025, Fattorie garofalo, aff. T-1036/23, pt 38).

La chambre de recours avait concentré son analyse sur le public français, choix que la requérante n’a pas contesté. Le Tribunal confirme cette approche.

Sur les éléments dominants et distinctifs, s’agissant de la marque antérieure, l’élément « Paul », écrit en lettres majuscules blanches sur fond noir, est reconnu comme seul élément dominant et distinctif : les mentions « depuis 1889 » (à peine lisible en raison de sa taille) et l’encadré géométrique (perçu comme décoratif) sont écartés. S’agissant de la marque demandée, le Tribunal confirme que l’élément « freeze fresh » est dépourvu de caractère distinctif pour l’ensemble des produits visés : le terme « freeze » renvoie au mot français « freezer », couramment utilisé dans la langue française pour désigner le compartiment réfrigérant, et le terme « fresh », qui appartient au vocabulaire élémentaire de la langue anglaise, est compris par la majorité du public francophone (V. par analogie, Trib. UE, 30 avr. 2014, aff. T-170/12, Beyond vintage, pt 68). Ensemble, ces deux termes décrivent l’état ou la sensation de fraîcheur des produits alimentaires visés – qu’il s’agisse de produits congelés ou de boissons froides telles que café glacé ou thé glacé. L’élément « pol’s » est, en revanche, reconnu comme distinctif, aucune signification descriptive ne pouvant lui être attachée.

L’argument de la requérante selon lequel ses produits ne seraient pas congelés mais lyophilisés est soigneusement écarté. La règle connue : dans le cadre d’une procédure d’opposition, l’EUIPO examine la liste des produits telle qu’elle résulte de la demande, sans tenir compte du procédé de fabrication effectivement utilisé par le déposant dès lors que ce procédé n’est pas mentionné dans ladite liste (Trib. UE, 14 févr. 2019, Kalon al centro della famiglia, aff. T-34/18, pt 28).

Sur le plan visuel, le Tribunal confirme un faible degré de similitude. Les éléments distinctifs « paul » et « pol’s » partagent les lettres « p » et « l », mais diffèrent par leurs voyelles respectives (« au » contre « o »), par la présence de l’apostrophe et du « s » final dans la marque demandée, et par leur stylisation graphique respective (typographie standard sur fond noir versus police stylisée sur fond orange). La jurisprudence selon laquelle la présence de lettres communes est inévitable compte tenu du nombre limité de lettres de l’alphabet (Trib. UE, 28 avr. 2021, Accusi, aff. T-300/20, pt 42) est invoquée par la requérante, mais le Tribunal relève que la chambre de recours ne s’était précisément pas fondée sur ce seul critère pour conclure à une similitude visuelle faible.

Sur le plan phonétique, le Tribunal confirme un degré de similitude très élevé pour le public français, ce qui s’avère déterminant dans l’analyse du lien. Les juges notent que les éléments « paul » et « pol’s » se prononcent de manière quasi identique, la seule différence résidant dans l’éventuelle prononciation du « s » final de la marque demandée. L’élément « freeze fresh », non distinctif, ne sera généralement pas prononcé par économie de langage (Trib. UE, 10 janv. 2024, Luxury bahia principe fantasia, aff. T-505/22, pt 119). En outre, les juges retiennent que même si cet élément devait être prononcé, le degré de similitude phonétique demeurerait élevé, du fait du caractère descriptif de celui-ci.

Sur le plan conceptuel, le Tribunal adopte une approche prudente et nuancée, reflétant les deux courants jurisprudentiels en présence. Selon le premier, des marques comportant des prénoms peuvent faire l’objet d’une comparaison conceptuelle dont l’issue dépend des circonstances de l’espèce. Selon le second, cette comparaison est en principe neutre sauf circonstance particulière, telle que la célébrité de la personne en cause (Trib. UE, 19 oct. 2022, aff. T-716/21, Maeselle, pts 68 à 70). La chambre de recours avait examiné les deux hypothèses sans en trancher aucune. Le Tribunal valide cette méthode, relevant que la conclusion relative à l’existence d’un lien entre les marques demeure fondée indépendamment de la question de savoir si un prénom véhicule un concept sémantique.

La renommée de la marque antérieure : une démonstration ciblée mais suffisante

L’article 8, § 5, du règlement (UE) 2017/1001 exige, naturellement, que la marque antérieure jouisse d’une renommée dans l’Union ou, s’il s’agit d’une marque nationale, dans l’État membre concerné. La chambre de recours avait retenu la renommée de la marque « Paul depuis 1889 » pour : les préparations à base de céréales, le pain et les pâtisseries (classe 30) ; les services de vente au détail de ces mêmes produits (classe 35) ; et les services de restauration (classe 43).

La requérante contestait l’extension de cette renommée aux services de restauration, invoquant une décision antérieure d’une autre chambre de recours de l’EUIPO qui, dans une affaire impliquant le signe « Paola », n’avait pas reconnu le caractère distinctif accru de la marque antérieure pour la classe 43. Le Tribunal écarte cet argument avec fermeté. D’une part, une décision isolée d’une chambre de recours ne saurait lier une autre chambre statuant sur la base d’éléments de preuve potentiellement différents ; d’autre part, et surtout, l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) avait, à plusieurs reprises entre 2021 et 2022, reconnu la grande notoriété de la marque « Paul » pour les services de restauration, ces décisions ayant été produites comme éléments de preuve.

Le Tribunal rappelle, par ailleurs et utilement, que la renommée ainsi établie pour certains produits et services de la marque antérieure n’implique pas une extension automatique à l’ensemble des produits visés par la marque demandée. Il s’agit de deux questions distinctes, la seconde relevant de l’appréciation du lien entre les marques.

Le lien entre les marques : une appréciation globale qui dépasse la seule similitude des signes

L’existence d’un lien dans l’esprit du public pertinent constitue la condition implicite, mais essentielle de l’article 8, § 5 (Trib. UE, 26 sept. 2018, Puma, aff. T-62/16, pt 22). Ce lien s’apprécie globalement, en tenant compte de l’ensemble des facteurs pertinents, à savoir, notamment :

• le degré de similitude entre les signes ;
• la nature des produits et services concernés ;
• le public visé ;
• l’intensité de la renommée de la marque antérieure ;
• son degré de caractère distinctif intrinsèque ou acquis ;
• l’existence éventuelle d’un risque de confusion.

Le Tribunal confirme, ici, le raisonnement de la chambre de recours, qui avait relevé que l’ensemble des produits visés par les marques en conflit :

• appartiennent au secteur de l’alimentation humaine ;
• ciblent le même public de consommateurs ;
• peuvent être disponibles dans les mêmes points de vente.

Cette proximité sectorielle, combinée à la similitude phonétique très élevée et à la renommée significative de la marque antérieure, suffit à établir le lien requis – et ce, sans qu’il soit nécessaire de constater un risque de confusion au sens de l’article 8, § 1, sous b).

Deux points méritent une attention particulière.

En premier lieu, le Tribunal rejette l’argument de la requérante selon lequel les canaux de distribution et les publics cibles seraient différents. Cette allégation reposait sur la nature lyophilisée des produits commercialisés sous la marque demandée – un argument déjà écarté au stade de la comparaison des signes : la liste des produits telle que déposée ne comporte aucune précision sur le mode de préparation, de sorte qu’il est impossible d’en déduire une différence de circuit de distribution ou de clientèle.

En second lieu, le Tribunal précise que le caractère distinctif de l’élément « Paul » est normal et non faible, contrairement à ce que soutenait la requérante. Le fait qu’il s’agisse d’un prénom masculin courant est sans incidence dès lors que ce terme ne décrit aucune caractéristique des produits et services couverts. Par ailleurs, l’existence de plus de mille marques enregistrées comportant cet élément ne suffit pas à établir un affaiblissement de son caractère distinctif, en l’absence de toute référence à une utilisation effective sur le marché ou à une contestation de ces marques fondée sur un risque de confusion (Trib. UE, 23 mars 2022, Deltatic, aff. T-146/21, pt 116).

Le profit indu : le parasitisme établi sans risque de confusion

Contrairement à la démonstration du risque de confusion qui constitue l’étape ultime dans la mise en œuvre de l’article 8, § 1, sous b), la démonstration du lien invite seulement à s’interroger sur l’existence d’une faute ou d’un préjudice. L’article 8, § 5, vise en effet, de manière alternative :

• le préjudice porté au caractère distinctif de la marque antérieure (dilution) ;
• le préjudice porté à sa renommée (ternissement) ;
• le profit indûment tiré de son caractère distinctif ou de sa renommée (parasitisme).

En l’espèce, c’est ce troisième risque qui a été retenu.

Le Tribunal rappelle la nature du parasitisme : il s’agit du risque que l’image de la marque renommée ou les caractéristiques qu’elle projette soient transférées aux produits désignés par la marque demandée, facilitant ainsi leur commercialisation par association avec la marque antérieure. Le titulaire de la marque antérieure n’est pas tenu de démontrer une atteinte effective et actuelle ; il lui suffit d’apporter des éléments permettant de conclure prima facie à un risque futur non hypothétique (Trib. UE, 7 déc. 2017, Master, aff. T-61/16, pt 67, Dalloz IP/IT 2018. 312, obs. C. Le Goffic ).

En l’espèce, la division d’opposition – dont l’analyse a été entérinée par la chambre de recours puis par le Tribunal – avait relevé qu’un transfert des associations positives véhiculées par l’image de la marque « Paul » était fortement probable, qu’une partie substantielle des consommateurs pourrait se tourner vers les produits de la requérante en les percevant comme liés à la marque antérieure, et que cette situation permettrait à la requérante de bénéficier du pouvoir attractif et de la valeur publicitaire construits par Holder SAS au prix d’investissements considérables – sans avoir à les consentir elle-même.

La requérante tentait de minimiser ce risque, en soulignant qu’elle utilisait un prénom courant. Cet argument est balayé : ce qui est en cause n’est pas l’usage d’un prénom en tant que tel, mais bien l’avantage concurrentiel indu que procure, dans l’esprit du public pertinent, l’association entre la marque demandée et la marque antérieure renommée.

Le juste motif : un moyen de défense écarté pour irrecevabilité

La requérante avait fait valoir, devant le Tribunal, que l’élément « pol’s » constituait une abréviation du nom de son fondateur et gérant, ce qui justifierait un juste motif d’usage au sens de l’article 8, § 5, du règlement (UE) 2017/1001.

Le Tribunal écarte ce moyen comme irrecevable, faisant application d’une jurisprudence bien établie : les arguments qui n’ont pas été invoqués au cours de la procédure administrative devant l’EUIPO ne peuvent être soulevés pour la première fois devant le Tribunal (Trib. UE, 8 mars 2023, Sympathy Inside, aff. T-372/21, pt 142). La simple mention, dans les observations devant la division d’opposition, selon laquelle « pol » constitue une abréviation du nom figurant dans la dénomination sociale de la requérante ne saurait valoir invocation d’un juste motif au sens de la disposition précitée.

Cette solution est une illustration parfaite d’un piège procédural fréquent : le juste motif doit être expressément invoqué et étayé dès la phase administrative, sous peine d’irrecevabilité devant les juridictions de l’Union. Les praticiens veilleront à ne pas réserver cet argument pour le recours juridictionnel.

Enseignements pratiques

Cet arrêt, rendu dans un contentieux alimentaire, offre plusieurs enseignements concrets pour les praticiens de la propriété industrielle.

En effet, s’agissant de la rédaction de la liste de produits, la requérante a subi les conséquences directes d’une liste de produits trop large, sans précision sur le mode de préparation. Si les produits visés avaient été décrits comme « aliments lyophilisés » ou « produits alimentaires déshydratés par lyophilisation », l’élément « freeze fresh » aurait pu conserver un caractère distinctif, la liste n’aurait pas été perçue comme désignant des produits congelés et l’argument relatif à la différence de public cible et de canal de distribution aurait – peut-être – prospéré.

Ensuite, l’arrêt confirme que la renommée peut être établie de manière sectorielle et ciblée, sans couvrir l’intégralité des classes de la marque antérieure. Les décisions des offices nationaux – ici, celles de l’INPI reconnaissant la notoriété de la marque « Paul » pour les services de restauration – constituent des éléments de preuve recevables et pertinents devant l’EUIPO et le Tribunal.

Par ailleurs, le moyen tiré de l’invocation du juste motif doit être expressément soulevé et documenté dès la phase administrative, devant la division d’opposition. L’invoquer pour la première fois dans le cadre du recours devant la chambre de recours ou, a fortiori, devant le Tribunal, expose à une irrecevabilité certaine. En pratique, dès que la marque demandée reprend un élément évocateur du nom ou de l’histoire du déposant, il convient d’anticiper ce moyen et de le développer complètement dans les observations en réponse à l’opposition.

Enfin sur la portée de l’article 8, § 5, l’arrêt rappelle que cette disposition protège la marque renommée même lorsque les produits visés ne sont pas identiques ou similaires, et ce même en l’absence de risque de confusion. La protection conférée par l’article 8, § 5, est, partant, naturellement plus étendue que celle résultant de l’article 8, § 1, sous b). Elle peut être mise en œuvre dès lors que le public pertinent est susceptible d’établir un lien entre les marques, ce qui peut résulter d’une simple proximité sectorielle combinée à une similitude phonétique significative. Une telle décision vient ainsi rappeler l’effet utile de cet article 8, § 5, et du mécanisme de protection spécifique reconnue à la marque renommée. Un tel rappel est heureux dans un contexte jurisprudentiel qu’il serait aisé de qualifier de défavorable pour les marques renommées, qui plus est lorsque celles-ci sont constituées d’un mot du langage courant (Trib. UE, 10 mars 2021, Puma SE c/ EUIPO, aff. T-71/20 ; 7 déc. 2022, Puma c/ EUIPO, aff. T-623/21, RTD com. 2023. 320, obs. J. Passa ; 28 févr. 2024, Puma SE c / EUIPO, aff. T-184/23 ; 25 janv. 2024, Puma SE c / EUIPO, aff. T-266/23 ; 14 nov. 2024, Puma acoustics (fig.) c/ Puma et al., aff. T-69/24 ; 4 déc. 2024, Puma SE c/ EUIPO, aff. T‑11/24). Les juges considèrent en effet que dans le où l’identité ou la similitude des signes en cause résulte de la présence d’un mot qui a une signification précise, celle-ci pourrait s’imposer au public pertinent lorsque la marque similaire est utilisée dans un contexte commercial fondamentalement différent de celui dans lequel la marque antérieure jouit d’une renommée. Le standard de preuve requis pour l’établissement d’un lien entre les marques en conflit serait, ainsi, plus exigeant lorsque la marque antérieure était composée, non pas d’un nom fantaisiste, mais d’un nom commun renvoyant à un concept précis. Paul n’a, fort heureusement, pas subi ici les affres d’une telle jurisprudence.

par Aurélie Guétin, Conseil en propriété industrielle

Trib. UE, 4 mars 2026, aff. T‑106/25

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