Modalités de protection des marques renommées
Les marques renommées méritent protection au-delà des produits et services revendiqués dans leurs dépôts.
Quelle fille, de 15 à 70 ans (et plus), n’a pas au moins une fois porté une petite robe Maje, ou craqué pour son célèbre petit sac à franges décliné en couleurs acidulées ? Cette marque, dont la presse a notamment célébré en 2018 les vingt ans de sa création par Judith Milgrom, est, selon le magazine L’OBS une des plus grandes success-stories des marques de mode françaises, dont la notoriété et l’image qu’elle véhicule (l’élégance et le chic « effortless », « à la française ») ont depuis longtemps conquis les pays étrangers, dont l’Amérique du Nord, selon le magazine Grazia.
La société Maje est notamment titulaire de la marque française verbale déposée le 19 juin 2017 en classes 3, 9, 14, 18 et 25, entre autres choses pour des parfums, lunettes, bijoux, sacs et vêtements. Sur le fondement de la renommée de cette marque pour désigner « les sacs à mains, vêtements, chaussures et chapellerie », elle a fait opposition devant l’INPI à l’enregistrement de la marque française verbale LES MAISONS DE MAJE déposée le 5 janvier 2022 par la société Emajein pour désigner en classe 43 les services « d’hébergement temporaire, réservation de logements temporaires ».
Le directeur de l’INPI, tout en reconnaissant la renommée de cette marque, a rejeté cette opposition aux motifs de l’absence de similarité entre les produits et services revendiqués par les marques en cause. Au surplus, l’opposante n’avait produit aucun document permettant de démontrer, ainsi qu’elle l’invoquait, la diversification des sociétés de prêt-à-porter dans le domaine de l’hôtellerie.
Sur appel de la société Maje, la Cour d’appel de Paris, par un arrêt du 22 décembre 2023, confirmant la décision du directeur de l’INPI sur ces points, a reconnu que la marque MAJE est renommée en France pour « les sacs à mains, vêtements, chaussures et chapellerie », et qu’il existe « une certaine similarité entre les signes ».
Elle a toutefois également confirmé la décision de l’INPI quant au rejet de l’opposition, au motif que « la grande dissemblance entre les produits et services en cause et l’absence de démonstration de la société Maje que les publics concernés sont communs, même pour partie, exclut que la marque contestée puisse évoquer la marque antérieure dans l’esprit du consommateur français ».
En statuant ainsi, la cour, qui ne s’est pas interrogée sur l’incidence de l’intensité de la renommée de la marque MAJE et de la similarité élevée entre les marques en cause pour caractériser le lien que le public concerné peut être amené à faire entre lesdites marques, n’a pas fait une exacte application des règles gouvernant la protection des marques renommées.
Dispositions instaurant une protection étendue au bénéfice des marques renommées
Le dépôt de la marque contestée ayant été effectué en 2022, l’opposition était fondée sur les dispositions du nouvel article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle tel qu’issu de l’ordonnance du 13 novembre 2019 : « est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l’usage dans la vie des affaires, pour des produits ou des services, d’un signe identique ou similaire à la marque jouissant d’une renommée et utilisé pour des produits ou des services identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, si cet usage du signe, sans juste motif, tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque, ou leur porte préjudice. »
Cet article procède de la transposition de la directive (UE) 2015/2436 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015, rapprochant les législations des États membres sur les marques, dont le considérant 10 dispose : « il est essentiel de faire en sorte que les marques enregistrées jouissent de la même protection dans les systèmes juridiques de tous les États membres. À l’instar de la protection étendue accordée aux marques de l’Union européenne qui jouissent d’une renommée dans l’Union, une protection étendue devrait également être accordée, au niveau national, à toutes les marques enregistrées qui jouissent d’une renommée dans l’État membre concerné ».
Ladite directive, dans son article 10, « Droits conférés par la marque », dispose :
1. l’enregistrement d’une marque confère à son titulaire un droit exclusif sur celle-ci ;
2. sans préjudice des droits des titulaires acquis avant la date de dépôt ou la date de priorité de la marque enregistrée, le titulaire de ladite marque enregistrée est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires, pour des produits ou des services, d’un signe lorsque (…)
c) le signe est identique ou similaire à la marque, indépendamment du fait qu’il soit utilisé pour des produits ou des services qui sont identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, [souligné par nous] lorsque celle-ci jouit d’une renommée dans l’État membre et que l’usage du signe sans juste motif tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque, ou leur porte préjudice.
La protection étendue conférée aux marques renommées déroge donc au principe de spécialité. Quels que soient les mérites d’une transposition imparfaite de l’article 10, paragraphe 2, sous c) de cette directive par les dispositions de l’article L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle, le juge national est tenu d’interpréter cet article à la lumière de ladite directive et de son considérant 10 qui renvoie, à des fins d’unification et de sécurité juridique, à la protection conférée aux marques renommées par l’article 8, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque de l’Union européenne et à la jurisprudence prise en application de cet article.
Il y a lieu de rappeler sur ce point que selon une jurisprudence constante, la juridiction nationale est tenue d’interpréter son droit national à la lumière du texte et de la finalité de la directive (v. not., CJCE 23 oct. 2003, Adidas Salomon et Adidas Benelux, aff. C-408/01, pt 21, D. 2004. 341, et les obs. 
, note J. Passa ; RTD com. 2004. 91, obs. J. Azéma ; ibid. 387, obs. M. Luby ; RTD eur. 2004. 706, obs. G. Bonet ; 10 avr. 1984, Von Colson et Kamann, aff. C-14/83, pt 26, Rev. UE 2015. 336, obs. C. Mayeur-Carpentier ; Harz, aff. C-79/83, pt 26 ; 22 sept. 1998, Coote, aff. C-185/97, pt 18, D. 1998. 233 ; Dr. soc. 2003. 751, chron. S. Van Raepenbusch ).
Rappel de la jurisprudence communautaire
Pour rappel, il a été jugé que « la renommée de la marque s’apprécie par rapport au public concerné par les produits et services pour lesquels la marque a été enregistrée. Il peut s’agir soit du grand public, soit d’un public plus spécialisé » (CJCE 14 sept. 1999, General Motors, aff. C-375/97, pt 24). Le degré de connaissance requis (de la marque renommée) doit être considéré comme atteint lorsque la marque antérieure est connue d’une partie significative du public concerné par les produits ou services couverts par cette marque. Dans l’examen de cette condition, le juge national doit prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, à savoir, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir (ibid., pts 26 et 27).
De même, « les atteintes visées à l’article 5, paragraphe 2, de la directive, lorsqu’elles se produisent, sont la conséquence d’un certain degré de similitude entre la marque et le signe, en raison duquel le public concerné effectue un rapprochement entre le signe et la marque, c’est-à-dire établit un lien entre ceux-ci, alors même qu’il ne les confond pas (v. not., en ce sens, arrêt General Motors, préc., pt 23 ; arrêt Adidas Salomon et Adidas Benelux, préc., pt 21 ; CJCE 20 nov. 2014, Golden Balls, aff. C-581/13 et C-582/13, pt 72, D. 2015. 230, obs. J.-P. Clavier, N. Martial-Braz et C. Zolynski ). L’existence d’un lien entre la marque demandée et la marque antérieure est une condition essentielle de l’application de l’article 8, paragraphe 5, du règlement. En effet, les atteintes visées par cette disposition, lorsqu’elles se produisent, sont la conséquence d’un certain degré de similitude entre la marque demandée et la marque antérieure, en raison duquel le public concerné effectue un rapprochement entre les deux, c’est-à-dire établit un lien entre celles-ci (TPICE 22 mars 2007, Vips, aff. T-215/03, pt 47).
L’article 8, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 40/94 du 20 décembre 1993, tout comme son paragraphe 1, sous b), est manifestement inapplicable lorsque le tribunal écarte toute similitude entre les marques en conflit. C’est uniquement dans l’hypothèse où les marques en conflit présentent une certaine similitude, même faible (souligné par nous), qu’il incombe au tribunal de procéder à une appréciation globale afin de déterminer si, nonobstant le faible degré de similitude entre celles-ci, il existe, en raison de la présence d’autres facteurs pertinents, tels que la notoriété ou la renommée de la marque antérieure, un risque de confusion ou un lien entre ces marques dans l’esprit du public concerné (CJUE 24 mars 2011, Ferrero SpA/ OHMI, pt 66 ; arrêt Golden Balls, préc., pt 73).
Plus la marque antérieure présente un caractère distinctif fort, qu’il soit intrinsèque ou acquis par l’usage qui a été fait de cette marque, plus il est vraisemblable que, confronté à une marque postérieure identique ou similaire, le public pertinent évoque ladite marque antérieure (CJCE 27 nov. 2008, Intel Corporation, aff. C-252/07, pts 41, 42 et 54, D. 2010. 851, obs. S. Durrande ; RTD com. 2009. 117, obs. J. Azéma ). Il est donc constant que le lien que le public concerné peut faire entre les marques en cause, quels que soient les produits et services qu’elles désignent, dépend à un premier chef de l’intensité de la renommée de la marque première et du degré de similitude entre les marques.
Inexacte appréciation du lien que le public concerné peut faire entre les marques MAJE et LES MAISONS DE MAJE
Il découlait des pièces versées au débat que la marque MAJE jouit manifestement d’une très haute renommée, particulièrement en France, avec une importante part de marché et une très grande couverture médiatique. Notamment, outre les articles de presse, la société Maje se prévalait d’une étude de l’impact digital de douze marques de prêt-à-porter premium de 2015, qui établissait que la marque MAJE se situait en 3e position sur les réseaux sociaux. Cette circonstance n’était pas contestée et la cour a reconnu (arrêt, p. 6, al. 4) que la marque MAJE « présente intrinsèquement un caractère distinctif au regard des produits revendiqués dans son dépôt, lequel est accru par sa notoriété ».
Toutefois, l’arrêt (p. 5, al. 2) s’est borné à constater que la marque MAJE « est renommée en France ». Ce faisant, la cour ne s’est pas interrogée, comme elle aurait dû le faire au vu de ses propres constations, sur le degré d’intensité de la renommée de cette marque, pas plus qu’elle n’a défini le public pertinent pour apprécier le risque que ce dernier fasse un lien entre les marques en cause.
Or, il est de principe que lorsque, comme en l’espèce, le public pertinent concerné par les marques en cause est tout à la fois constitué de professionnels et du grand public, il convient de prendre en compte le public présentant le degré d’attention le moins élevé, soit le grand public (v. not., en ce sens, Trib. UE 11 avr. 2019, Inditex, aff. T-655/17, pt 19, PIBD 2019. III. 294).
S’agissant de la comparaison des signes, l’arrêt (p. 6, 3e al.) a jugé que les marques en cause avaient une « certaine similitude ». Or, au terme de ses propres constations, la cour a admis que les signes MAJE et LES MAISONS DE MAJE comportaient des similitudes visuelles et phonétiques en soulignant qu’ils ont en commun la dénomination MAJE qui est dominante dans le signe contesté, les dénominations LES MAISONS DE étant, quant à elles, faiblement distinctives car évocatrices d’un hébergement et d’un logement.
Cette analyse, qui mérite d’être approuvée, aurait dû déjà amener la cour à constater un fort degré de similitude entre les marques. Au surplus, de façon surprenante, la cour écarte toute similitude intellectuelle entre les signes, au motif que la marque première MAJE n’a « aucune signification particulière » et qu’aucun élément ne permet de considérer que la marque seconde « renvoie, comme le soutient la société Maje, à une maison de couture ».
Pour autant, dès lors que la cour a admis que la marque MAJE « présente un caractère distinctif intrinsèque accru par sa notoriété », elle aurait dû nécessairement admettre la similitude intellectuelle entre les signes en cause, puisque la marque seconde n’a précisément pour caractère distinctif que le signe MAJE qui reproduit la marque première, laquelle n’a qu’une seule signification : une marque de mode jouissant d’une très haute renommée en France auprès du grand public.
Il est à noter sur ce point que dans l’arrêt Golden Balls, précité, la seule similitude entre les marques en cause était intellectuelle, puisque la marque servant de base à l’opposition était la marque de l’Union européenne verbale BALLON D’OR, notoirement connue pour désigner le plus prestigieux concours en matière de football, dont la marque GOLDEN BALLS était une traduction en anglais, au pluriel.
Il est donc surprenant qu’en présence de deux marques qui comportent un signe identique, le terme MAJE, seul élément distinctif et qui jouit d’une haute renommée, la cour ait exclu ainsi arbitrairement toute similitude intellectuelle entre elles. La cour aurait donc dû conclure, non pas à une « certaine similitude », mais à une similitude élevée entre les marques en cause.
Il importe peu à cet égard que le public puisse – ou non – penser que la marque seconde serait une maison de couture. L’intensité de la renommée de la marque MAJE et de la similarité élevée des marques en cause étaient, au vu de la jurisprudence communautaire, des circonstances déterminantes pour caractériser le risque que le public concerné, soit le grand public, soit amené à faire un lien entre les marques en cause, « indépendamment » du fait que ces marques soient déposées pour des produits et services identiques, similaires ou non similaires.
C’est au demeurant au visa de l’intensité de la renommée de la marque ZARA que le Tribunal de l’Union européenne, dans l’affaire précitée Inditex, a pour sa part annulé la décision de la chambre de recours laquelle, statuant sur opposition de la société Inditex à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne semi figurative ZARA TANZANIA ADVENTURES sur le fondement de deux marques de l’Union européenne verbales ZARA, avait décidé d’accepter l’enregistrement de la marque contestée pour désigner notamment en classes 39, 41, et 43 les services de voyages et les services hôteliers.
Dans cette affaire, les marques invoquées par Zara ayant été préalablement déchues pour l’ensemble des services en classes 39 et 42 sur action des déposants de la marque contestée, la société Inditex se prévalait de « l’exceptionnelle renommée » de la marque ZARA pour désigner des vêtements chaussures et chapellerie en classe 25.
Le Tribunal de l’Union européenne (pt 42 de son arrêt) rappelle que « la renommée de la marque antérieure et, notamment l’intensité de celle-ci, fait partie des facteurs à prendre en compte lors de l’appréciation tant de l’existence d’un lien d’association dans l’esprit du public entre la marque antérieure et la marque contestée, que du risque qu’une des atteintes visées dans cette même disposition survienne » et que (pt 55) citant l’arrêt Intel, point 73, « une marque renommée a nécessairement un caractère distinctif, caractère à tout le moins acquis par l’usage ». La cour d’appel de Paris ne pouvait donc déduire de la seule circonstance de l’absence de similarité entre les produits et services que les marques MAJE et LES MAISONS DE MAJE revendiquent, ou de l’absence, « même partielle » de public commun, l’absence de tout lien entre les marques en cause, en l’état de l’intensité de la renommée de la marque première et de la similarité élevée entre les signes.
Il en est d’autant plus ainsi, que factuellement, il est de notoriété publique que les marques de couture ont depuis longtemps diversifié leurs activités dans le secteur de la décoration d’intérieur et de l’hébergement, ainsi que le démontrait d’ailleurs Zara.
On doit sur ce point signaler que le groupe de luxe LVMH a racheté des locaux sur la dite « plus belle avenue du monde », pour fonder un hôtel LVMH dont l’ouverture est annoncée en 2026.
Maje a formé pourvoi à l’encontre de cet arrêt de la cour d’appel de Paris (n° 22/20519). À cet égard, il faut signaler que la Cour de cassation dans le récent arrêt Beatles (Com. 31 janv. 2024, n° 22-20.293) a cassé un arrêt de la cour d’appel de Paris du 14 avril 2022, laquelle avait également confirmé une décision du directeur général de l’INPI ayant rejeté l’opposition de la société anglaise Apple Corps à l’enregistrement de la marque THE BEATLES sur le fondement de sa marque antérieure de haute renommée BEATLES, au motif que les produits et services revendiqués par la marque THE BEATLES étaient très différents des « disques sonores » pour lesquels la marque antérieure est renommée.
La Haute Juridiction a donc cassé cet arrêt au motif : « qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui incombait, si nonobstant la différence des produits et services en cause, le public pertinent n’était pas conduit, compte tenu de l’intensité de la renommée de la marque BEATLES pour désigner les « disques sonores », de son caractère distinctif élevé et de la forte similitude des signes en présence, tous éléments que, par motifs propres et adoptés elle constatait, à faire un lien entre cette marque antérieure et la marque seconde pour une partie au moins des produits et services pour lesquels cette dernière marque avait été déposée, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ».
Pour les titulaires de marques renommées, il existe donc quelques raisons d’espérer une sécurité juridique quant au sort réservé à ces marques, qui sont des concentrés d’investissements et de savoir-faire et qui sont ainsi menacées de dilution (P. Massot et L. Louembé, La marque Tour de France en passe d’être diluée, Propr. intell. 2023, n° 89, p. 7 s.).
Comme l’indiquait déjà Mme l’avocat général Sharpston dans ses conclusions du 26 juin 2008 sous l’arrêt Intel (pt 33), « l’essence de la dilution, c’est que la diminution du caractère distinctif de la marque a pour conséquence que celle-ci n’est plus en mesure de susciter une association immédiate avec les produits pour lesquels elle est enregistrée et employée. Ainsi, pour citer à nouveau Schechter, par exemple, si l’on tolère des restaurants Rolls Royce et des cafeterias Rolls Royce, ainsi que des pantalons Rolls Royce et des bonbons Rolls Royce, dans dix ans, il n’y aura plus de marque ROLLS ROYCE ».
C’est bien l’enjeu de ces procès.
Paris, 22 déc. 2023, n° 22/20519
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