NFT et contrefaçon : l'affaire Metabirkin

10.03.2023

Au terme du contentieux opposant Mason Rotschild à la maison Hermès, un jury américain vient de caractériser, par une décision du 8 février 2023, la contrefaçon de marque et le cybersquatting, refusant de faire primer la liberté d'expression pourtant invoquée par l'artiste.

Si les titulaires de droit de propriété intellectuelle, et notamment de marques, sont désormais rompus à l’exercice consistant en la protection de leurs droits en ligne, la problématique des NFT éclaire aujourd’hui sous un angle nouveau cette problématique désormais classique. La présente affaire offre ainsi l’occasion d’interroger l’effectivité du droit des marques face à ces biens immatériels d’un genre nouveau. Plus encore et même si la décision concerne le droit américain, des passerelles peuvent être construites avec le droit français.

Les NFT (acronyme de Non Fungible Token qui peut être traduit par jetons non fongibles) s’entendent comme des jetons numériques individualisés auxquels peuvent être attachés des objets numériques (sur la notion, v. not. CSPLA, Rapport de la mission sur les jetons non fongibles, juill. 2022 et N. Enser, Sacem : cap sur les NFT, Dalloz actualité, 13 déc. 2022). Cette technologie, qui repose sur une inscription au sein d’une blockchain par smart contract, permet d’établir une propriété sur un fichier numérique.

En l’espèce, un artiste, Mason Rotschild, avait utilisé la marque Hermès pour créer Metabirkin – le Birkin étant l’un des sacs emblématiques de la marque – une série de cent NFT reprenant le sac. Sans surprise, la maison française avait intenté une action en contrefaçon (et reprochait également à l’artiste un cybersquatting, le nom de domaine réservé par ce dernier faisant en effet mention du signe Birkin). Le jury a, au terme d’une décision rendue par la Cour de district Sud de l’État de New York le 8 février 2023, considéré que la contrefaçon comme le cybersquatting était caractérisés et a condamné l’artiste au paiement de 110 000 $ en réparation du préjudice subi du fait de la contrefaçon, auxquels s’ajoutent 23 000 $ de dommages-intérêts sur le terrain du cybersquatting.

La liberté d’expression invoquée par l’artiste n’a donc pas été retenue en l’espèce, de sorte que la sanction était incontournable.

Le rejet de la liberté d’expression

L’artiste faisait reposer sa défense sur le premier amendement de la Constitution américaine, en d’autres termes la liberté d’expression. Son objectif était notamment de dénoncer les souffrances animales dans le secteur du luxe (ce qui expliquait notamment que les représentations des sacs proposées par l’artiste étaient faites avec de la fourrure). Il entendait donc échapper à la sanction encourue sur le terrain du droit des marques en invoquant la liberté artistique.

Mason Rotschild invoquait, au soutien de sa défense, la jurisprudence Rogers v. Grimaldi (U.S. Court of Appeals for the Second Circuit, 5 mai 1989, 875 F.2d 994) et le fameux « test Rogers » qui en découle. Au terme de cette décision, le juge avait considéré que la liberté d’expression permettait, dans le domaine artistique, d’utiliser une marque protégée si cette utilisation n’avait pas pour conséquence d’induire un risque de confusion dans l’esprit du consommateur et si elle relevait d’une forme d’expression artistique.

Cet argumentaire, qui permettait à l’artiste de solliciter auprès du juge le constat de l’irrecevabilité de l’action intentée contre lui par la maison Hermès, n’avait pas convaincu (U.S. District Judge S. Rakoff of the Southern District of New York, 18 mai 2022, Hermès International, et al. v. Mason Rothschild ; sur cette décision, v. A.-S. Contival, Deuxième acte dans l’affaire des NFT « Metabirkin », Dalloz actualité, 25 nov. 2022). Plus précisément, après avoir mis en balance les intérêts antagonistes en présence – le droit du titulaire de la marque, d’une part, et la liberté d’expression artistique, reconnue à l’artiste, d’autre part –, le juge a considéré que l’utilisation du signe faite par Rotschild l’avait été de mauvaise foi, impliquant un risque de confusion dans l’esprit du consommateur. Le 30 septembre dernier, l’artiste s’est vu refuser la possibilité d’interjeter appel de cette décision de rejet. Cette décision s’explique par des raisons procédurales : il s’agissait d’un interlocutory appeal, un mécanisme spécifique d’appel réservé à des motifs exceptionnels, qui implique « notamment de démontrer, comme en matière de référé français, que l’ordonnance résout une question qui ne nécessite pas d’apprécier le fond de l’affaire » (A.-S. Contival, art. préc.).

La particularité des NFT apparaît ici avec force. Alors qu’il est déjà régulièrement arrivé que des détournements artistiques se produisent sans pour autant risquer le grief de contrefaçon – il est notamment permis de songer aux Campbell’s soup cans d’Andy Warhol, analogie qui était d’ailleurs invoquée par l’artiste lui-même –, le NFT, parce qu’il est en quelque sorte un actif numérique dont la valeur peut se rapprocher davantage d’un produit immatériel que d’une œuvre d’art, facilite ainsi la caractérisation d’un risque de confusion.

Le jury a donc été appelé à se prononcer et a considéré que la contrefaçon et le cybersquatting étaient caractérisés.

Le prononcé de la sanction

L’artiste est donc condamné pour contrefaçon et dilution de marque ainsi que pour cybersquatting. Au regard des éléments qui précèdent, la condamnation sur le terrain du droit des marques apparaît fondée. Si le risque de confusion dans l’esprit du public est établi, il est vrai que le principe de spécialité pourrait conduire à s’interroger quant au caractère concurrent entre les produits couverts par le signe et les NFT proposés en l’espèce par l’artiste (en ce sens, v. not. A.-S. Contival, art. préc.). Il convient en effet de rappeler que la protection au titre de marques est accordée pour les produits et les services visés par le titulaire lors de la demande d’enregistrement et conformément à la classification de Nice. Dès lors, la protection ne s’étend qu’aux produits et services identiques ou similaires à ceux visés, à l’exclusion des autres. Partant, et puisque les produits couverts par le signe de la maison Hermès relèvent de la classe 18 (cuirs, portefeuilles, sacs, etc.), la question pouvait se poser de la possibilité d’invoquer la protection au titre du droit de marque pour lutter contre la commercialisation de NFT. Toutefois, l’espèce était particulière, car il s’agissait là d’une marque renommée, laquelle échappe précisément au principe de spécialité (v., en droit français, CPI, art. L. 713-3 : « Est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l’usage dans la vie des affaires, pour des produits ou des services, d’un signe identique ou similaire à la marque jouissant d’une renommée et utilisé pour des produits ou des services identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, si cet usage du signe, sans juste motif, tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque, ou leur porte préjudice »). En d’autres termes, la marque jouissant d’une renommée recouvre un spectre large et ne se trouve pas enserrée dans les catégories de produits ou services enregistrées.

Toutefois, au-delà du cas spécifique de la marque renommée, il est vrai que la question du principe de spécialité se pose avec une acuité particulière face aux NFT. Il existe en effet un risque de faire de la classe 9 de la classification de Nice, consacrée notamment aux logiciels, une sorte de classe surplombante, qui deviendrait une classe enregistrée presque automatiquement par le titulaire lors de la demande afin de protéger les produits ou les services – quels que soient ceux-ci… – en matière de NFT.

De la même manière, la sanction prononcée sur le terrain du cybersquatting apparaît logique. En droit français, le fait d’enregistrer ou de renouveler un nom de domaine peut en effet être refusé ou le nom de domaine supprimé quand celui-ci est susceptible de porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle (CPCE, art. L. 45-2). En l’espèce, le nom de domaine réservé par l’artiste mentionnait le signe détenu par la maison Hermès et il était dès lors naturel de sanctionner le comportement. Il est notable d’ailleurs – et sans doute bienvenu – que le montant des dommages-intérêts dus par l’artiste du fait de ce comportement (23 000 $) soit bien moindre que celui attribué en raison de l’atteinte à la marque (110 000 $), le préjudice subi par la maison étant bien plus important du point de vue de la contrefaçon et de la dilution de marque que de celui du cybersquatting, qui n’est qu’une manifestation spécifique de l’utilisation non autorisée du signe.

L’artiste a d’ores et déjà annoncé sur ses réseaux sociaux sa volonté de faire appel. Il faudra guetter la décision à venir, qui contribuera aussi à façonner les règles applicables aux conflits entre le droit de la propriété intellectuelle – ici par le prisme du droit des marques – et les NFT.