Prescription des actions en nullité portant sur des droits de propriété industrielle : suite et fin ! (?)

Dans son arrêt du 28 janvier 2026, la Cour de cassation est venue affirmer que le principe d’imprescriptibilité des actions en nullité portant sur un droit de marque reconnu par la loi PACTE s’applique à tous les titres en vigueur au jour de sa publication, y compris ceux contre lesquels les actions en nullité étaient prescrites antérieurement.

Elle tranche ainsi de manière définitive cette problématique et permet au droit français des marques d’être pleinement conforme avec le droit des marques de l’Union européenne. 

 

L’arrêt de la chambre commerciale du 28 janvier 2026 vient trancher, de manière définitive, la problématique liée à la prescription des actions en nullité de droit de marque, sujet largement débattu (v. par ex., F. Pollaud-Dulian, La prescription des actions en nullité en droit des marques, Propr. ind. 2018. Dossier 2 ; J. Raynard, Prescription de l’action en nullité du brevet : halte au feu !, Propr. ind. 2017. Comm. 53 [à propos des actions en nullité du brevet] ; Y. Basire, La prescription de l’action en nullité de marque, Propr. intell. 2018. 10) et ayant conduit le législateur français à intervenir dans le cadre de la loi PACTE (Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, Dalloz actualité, 2 juill. 2019, obs. J.-D. Pellier).

L’affaire concernait les dépôts et l’usage de plusieurs marques, pour lesquelles le titulaire de marques antérieures avait décidé d’agir en contrefaçon, en concurrence déloyale, mais aussi en nullité. La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 15 mars 2024 avait refusé de faire droit à certaines prétentions du titulaire des marques antérieures (Paris, pôle 5 - ch. 2, 15 mars 2024, n° 21/21118, Dalloz actualité, 29 avr. 2024, obs. G. Vedel ; D. 2024. 1723, point de vue M. Dhenne ; Légipresse 2024. 636, obs. Y. Basire, M.-S. Bergazov, C. de Marassé-Enouf et C. Piedoie ). En premier lieu, les juges relevèrent qu’étaient irrecevables comme nouvelles en cause d’appel les demandes de transfert de propriété des marques litigieuses, sur le fondement de l’action en revendication visée à l’article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle. Les juges rejetèrent, par ailleurs, la demande en nullité d’une autre marque litigieuse pour cause de mauvaise foi, en se fondant sur l’absence de similitude entre la marque litigieuse et celle du demandeur en nullité. La cour d’appel considéra, enfin, que certaines demandes en nullité étaient prescrites du fait de l’ancienneté des marques litigieuses concernées.

Action en revendication et action en nullité

La Cour de cassation confirme, dans un premier temps, la position des juges du fond s’agissant de l’irrecevabilité en appel de l’action en revendication. Il est, en effet, rappelé qu’aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, les parties ne peuvent soumettre à la cour d’appel, sous peine d’irrecevabilité relevée d’office, de nouvelles prétentions, si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait. À cela, l’article 565 du même code ajoute que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.

Dans la présente affaire, le demandeur en nullité revendiqua, à titre subsidiaire et pour la première fois en appel, la propriété des marques litigieuses, sur la base de l’article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle. La Cour de cassation note que cette action en revendication ne peut, en aucun cas, être assimilée à une action en nullité fondée sur la mauvaise foi du déposant. En effet, la première a pour objectif de sanctionner une fraude aux droits d’un tiers par le biais d’un transfert de la marque à ce dernier, tout en laissant le droit exclusif sur celle-ci perdurer, tandis que la seconde a vocation à faire disparaître rétroactivement la marque litigieuse en raison de la mauvaise foi du titulaire au moment du dépôt. La Cour de cassation ajoute, en outre, que l’action en revendication ne constitue pas une demande qui est l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire d’une demande en nullité de marque. Bien au contraire, il s’agit d’une alternative, et ce, bien que les notions de mauvaise foi et de fraude – au cœur de l’action en revendication – reçoivent une « interprétation équivalente » (v. J. Canlorbe, obs. ss Com. 13 nov. 2025, n° 24-14355, Dalloz actualité, 11 déc. 2025, obs. C. Couson-Warlop ; Rev. sociétés 2026. 45, note F. Pollaud-Dulian ; Dalloz IP/IT 2025. 577, obs. E. Rançon ; Légipresse 2025. 652 et les obs. ; Propr. intell. 2026. 98).

Appréciation de la mauvaise foi

La Cour de cassation censure, ensuite, le raisonnement en lien avec l’appréciation de la mauvaise foi. Il est vrai que l’approche retenue par la cour d’appel pouvait surprendre en ce qu’elle semblait conditionner la démonstration de la mauvaise foi à l’existence d’un risque de confusion entre les marques litigieuses et celles du titulaire de la demande en nullité. Les juges du fond avaient, ainsi, écarté le grief de mauvaise foi au motif que la seule reprise d’un élément caractéristique des marques du demandeur en nullité – à savoir un drapeau norvégien – n’était pas suffisante pour caractériser la mauvaise foi.

Une telle analyse ne pouvait pas échapper à la critique, la Cour de cassation rappelant, à raison, que la mauvaise foi peut être caractérisée lorsque le titulaire de la marque contestée a déposé la demande d’enregistrement de cette marque avec l’intention de porter atteinte, d’une manière non conforme aux usages honnêtes aux intérêts de tiers, ou avec l’intention d’obtenir, sans même viser un tiers particulier, un droit exclusif à des fins autres que celles relevant des fonctions d’une marque (CJUE 29 janv. 2020, Sky c/ SkyKick, aff. C-371/18, Dalloz actualité, 26 févr. 2020, obs. A. Beyens ; D. 2021. 443, obs. J.-P. Clavier ; Légipresse 2020. 633, étude Y. Basire, M.-S. Bergazov, C. de Marassé-Enouf, C. Piedoie, M. Sengel et R. Soustelle ; RTD com. 2020. 332, obs. J. Passa ; A. Folliard-Monguial et V. Ruzek, L’arrêt Skykick : coup de tonnerre sur les libellés exorbitants, Propr. ind. 2020. Étude 12 ; Propr. intell. 2020. 113, obs. Y. Basire). Plus encore, la mauvaise foi se doit d’être appréciée globalement, en tenant compte de l’ensemble des circonstances factuelles pertinentes du cas d’espèce. Ce faisant, la cour d’appel ne pouvait apprécier la mauvaise foi en se limitant à l’analyse des similitudes entre les signes litigieux et les marques du demandeur en nullité. La solution est parfaitement conforme aux préceptes dégagés par la Cour de justice, mais aussi au principe selon lequel la mauvaise foi, en tant que motif absolu de nullité, est sous-tendue par l’intérêt général. Son application ne peut pas, dès lors, être limitée aux hypothèses où la marque litigieuse est susceptible de porter atteinte aux intérêts d’un tiers.

Imprescriptibilité des actions en nullité

La Cour de cassation censure également la Cour d’appel de Paris pour avoir considéré que l’article L. 716-2-6 du code de la propriété intellectuelle, issu de la loi PACTE et prévoyant que, sous réserve des articles L. 716-2-7 et L. 716-2-8, l’action ou la demande en nullité d’une marque n’est soumise à aucun délai de prescription, n’est pas applicable aux actions en nullité de marque dont la prescription était déjà acquise lors de l’entrée en vigueur de la loi PACTE. Pour arriver à une telle conclusion, la cour d’appel rappela qu’avant l’entrée en vigueur de la loi PACTE, l’action en nullité était soumise au délai de prescription de droit commun visé à l’article 2224 du code civil. Elle ajouta que le principe est celui de la non-rétroactivité au sens de l’article 2 du code civil. Les juges du fond notèrent, par ailleurs, qu’aux termes de l’article 2222 du même code, la loi qui allonge la durée de prescription est sans effet sur une prescription déjà acquise, sauf à ce que le législateur prévoit expressément la rétroactivité de la loi en question. Or, la loi PACTE ayant consacré un principe d’imprescriptibilité des actions en nullité de marques, il convenait de considérer qu’elle avait allongé la durée de prescription, sans pour autant que le législateur ait indiqué sa volonté de faire rétroagir celle-ci. En conséquence, l’action en nullité introduite en 2017 et portant sur les marques enregistrées en 2010 ne pouvait aboutir du fait de l’écoulement du délai de prescription de droit commun. La solution était, ainsi, conforme à d’autres décisions de juges du fond (Bordeaux, 26 oct. 2022, n° 21/04291, Légipresse 2023. 635, obs. Y. Basire, M.-S. Bergazov, C. de Marassé-Enouf, C. Piedoie et M. Sengel ; v. égal., Paris, pôle 5 - ch. 2, 7 févr. 2025, n° 23/15170, Dalloz actualité, 3 avr. 2025, obs. M de Combles de Nayves et L. Woodhouse ; Légipresse 2025. 629, obs. Y. Basire, M.-S. Bergazov, C. de Marassé-Enouf et C. Piedoie ; Propr. ind. 2025. Comm. 31, obs. N. Binctin) et faisait écho aux préconisations de certains auteurs (J. Passa, Loi PACTE – Réforme en profondeur de la prescription des actions en annulation et en contrefaçon des titres nationaux de propriété industrielle – Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, dite « PACTE », art. 124, Dalloz actualité, 2 juill. 2019, obs. J.-D. Pellier ; Propr. ind. 2019. Étude). Pour autant, il s’agissait là d’une solution discutable au regard du droit de l’Union européenne, à tel endroit qu’une question préjudicielle sur le sujet aurait pu s’avérer légitime. Il n’en sera rien.

La Cour de cassation reconnaît, à l’inverse des juges du fond, que l’article 124, III, de la loi PACTE est dépourvu d’ambiguïté quant à la volonté du législateur français de faire rétroagir l’article L. 714-3-1 du code de la propriété intellectuelle, repris, ensuite, en substance à l’article L. 716-2-6. Cet article 124, III, précisait que le principe d’imprescriptibilité s’appliquait « aux titres en vigueur au jour de la publication de la présente loi. Ils sont sans effet sur les décisions ayant force de chose jugée ». Sur la base de cette disposition, la Cour de cassation considère que l’imprescriptibilité reconnue est générale et déroge aux règles de prescription de droit commun. En conséquence, elle s’applique à tous les titres en vigueur à cette date, y compris ceux contre lesquels les actions en nullité étaient prescrites antérieurement. On ne reviendra pas ici sur la lettre du texte, qui avait, jusqu’alors, suscité quelques débats et conduit les juges du fond à considérer qu’il n’était pas rétroactif. L’intérêt de l’arrêt est ailleurs : il permet au droit français d’être pleinement conforme avec le droit des marques tel qu’il a été envisagé par le législateur européen et évite, par la même occasion, de considérer la loi PACTE comme étant complètement inutile.

La conformité

Dans un arrêt du 10 juillet 2025, la Cour de justice affirma, à l’occasion d’un arrêt rendu sur question préjudicielle, que la mauvaise foi constitue un motif absolu de nullité, dont l’invocation est, en principe, imprescriptible (CJUE 10 juill. 2025, Sánchez Romero Carvajal Jabugo S.A.U. c/ Embutidos Monells S.A., aff. C-322/24, Dalloz IP/IT 2025. 561, obs. J. Groffe-Charrier ; Légipresse 2025. 629, obs. Y. Basire, M.-S. Bergazov, C. de Marassé-Enouf et C. Piedoie ; Propr. intell. 2026. 118, obs. Y. Basire). La directive Marques et le règlement sur la marque de l’Union européenne ne distinguant pas entre les motifs absolus, un tel principe doit trouver à être étendu à l’ensemble des motifs absolus de nullité. Il appartenait en conséquence aux juges français et, plus particulièrement, à la Cour de cassation d’intervenir sur le sujet afin que ce principe d’imprescriptibilité soit reconnu à l’ensemble des marques enregistrées.

Tout ceci aurait toutefois pu intervenir bien plus tôt. En effet, quel que soit le droit concerné, l’autonomie procédurale des États membres de l’Union européenne n’est pas inébranlable. Lorsque le droit de l’Union européenne est muet, les règles de droit national doivent se conformer aux objectifs poursuivis par le législateur européen. Le principe est connu : la primauté du droit de l’Union européenne (CJCE 20 févr. 1964, Costa c/ Enel, aff. 6/64). Ainsi, afin d’éviter que les règles de l’Union européenne soient privées d’effet au stade de leur exécution finale en raison de règles nationales de procédure (A. Berramdane et J. Rossetto, Droit de l’Union européenne – Institutions et ordre juridique, LGDJ, coll. « Cours », 2013, n° 382), la Cour de justice invite à tenir compte tant du principe d’équivalence – qui ne nous intéresse pas ici (l’autonomie procédurale reconnue aux États membres est tempérée afin d’assurer une égalité de traitement, les mesures d’application du droit de l’UE devant être au moins aussi favorables que celles relevant du droit national ; J.-Cl. Europe Traité,  Synthèse – Juridictions nationales et application du droit de l’Union européenne :  synthèse 20, par F. Picod, n° 8 ; A. Berramdane et J. Rossetto, Droit de l’Union européenne – Institutions et ordre juridiqueop. cit., n° 382) – que celui d’effectivité.

Ce principe a très tôt été consacré par la jurisprudence communautaire. Dès 1976, la Cour de justice affirmait que le droit national des États membres ne devait pas « rendre en pratique impossible l’exercice de droits que les juridictions nationales ont l’obligation de sauvegarder » (CJCE 16 déc. 1976, Rewe, aff. 33/76, pt 5, al. 6 ; 16 déc. 1976, Comet, aff. C-45/76, pt 16 ; v. égal., CJCE 27 févr. 1980, Just, aff. C-68/79, pt 25). Rapidement, le principe d’effectivité a été envisagé afin de contraindre les juridictions nationales à écarter des règles procédurales internes susceptibles de porter atteinte à l’uniformité de l’application du droit communautaire (v. CJCE 9 mars 1978, Simmenthal, aff. C-106/77 ; 19 juin 1990, Factortame, aff. C-213/89, AJDA 1990. 832 , obs. P. Le Mire ; ibid. 1991. 267, chron. T. Debard et C. Alibert ; D. 1990. 547 , note J.-C. Fourgoux ; RFDA 1990. 912, note J.-C. Bonichot ;A. Berramdane et J. Rossetto, Droit de l’Union européenne – Institutions et ordre juridique, op. cit., n° 382 ; v. égal., J.-P. Jacqué, Droit institutionnel de l’Union européenne, Dalloz, 8e éd., coll. « Cours », 2015, n° 1020 ; C. Boutayeb, Droit institutionnel de l’Union européenne, 4e éd., LGDJ, 2016, n° 944). Le juge national, en charge d’appliquer les dispositions du droit de l’Union européenne, a l’obligation d’assurer le plein effet de ces normes en laissant, au besoin, inappliquée, de sa propre autorité, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu’il y ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de celle-ci par voie législative ou par tout autre procédé constitutionnel. En d’autres termes, le principe d’effectivité revêt une fonction d’encadrement de l’autonomie procédurale (v. P. Girerd, Les principes d’équivalence et d’effectivité, RTD eur. 2002. 75) en garantissant que l’application de règles de droit national n’entrave pas les objectifs poursuivis par les textes de l’Union européenne. Le principe n’est, en aucun cas, étranger à la propriété intellectuelle (CJUE 12 juill. 2011, L’Oréal SA e. a. c/ eBay International AG e. a., aff. C-324/09, pts 135 et 136, Dalloz actualité, 19 juill. 2011, obs. C. Manara ; L’Oréal (Sté) c/ eBay International (Sté), D. 2011. 1965, obs. C. Manara ; ibid. 2054, point de vue P.-Y. Gautier ; ibid. 2363, obs. J. Larrieu, C. Le Stanc et P. Tréfigny-Goy ; ibid. 2012. 1228, obs. H. Gaudemet-Tallon et F. Jault-Seseke ; ibid. 2836, obs. P. Sirinelli ; Légipresse 2011. 463 et les obs. ; ibid. 465 et les obs. ; RTD eur. 2011. 847, obs. E. Treppoz ) ni aux problématiques soulevées par l’application de règles de prescription de droit national (CJUE 8 sept. 2015, I.Tarico e. a., aff. C-105/14, pt 58, Dalloz actualité, 29 sept. 2015, obs. E. Autier ; RTD eur. 2016. 77, obs. D. Berlin ; ibid. 2017. 739, étude Nicoletta Perlo ; dans cette affaire, la Cour releva que l’acte interruptif intervenant dans le cadre de poursuites pénales portant sur des fraudes graves en matière de TVA et ayant pour effet de prolonger le délai de prescription de seulement un quart de sa durée initiale était susceptible de porter atteinte aux obligations mises à charge des États membres par l’art. 325, §§ 1 et 2, du TFUE). L’application de l’article 2224 du code civil aux actions en nullité de marque pouvait être envisagée à la lumière des objectifs poursuivis par les directives Marques et le règlement sur la marque de l’Union européenne, à savoir : gommer les disparités entre les législations des États membres en matière de marque susceptibles d’entraver la libre circulation des produits et la libre prestation des services ou, encore, comme il l’a déjà été rappelé, contribuer au système de concurrence non faussée dans l’Union. Permettre à des marques litigieuses au regard des motifs absolus de ne plus être en danger du fait de l’écoulement du temps contrevient nécessairement à ces objectifs. Il aurait, dès lors, été justifié pour les juges du fond de ne pas faire application des règles de prescription de droit commun aux actions en nullité de marque.

Bien que la Cour de justice ait déjà considéré qu’une règle de prescription constitue une règle de procédure au sens large, participant de l’autonomie procédurale des droits nationaux et soumise au respect du principe d’effectivité (v. par ex., CJCE 24 mars 2009, Dankse Slagterier, aff. C-445/06, Annuaire français de droit international 2009, vol. 55, p. 842, obs. D. Simon ; RFDA 2011. 377, chron. L. Clément-Wilz, F. Martucci et C. Mayeur-Carpentier )., il aurait été possible d’arguer que le mécanisme de prescription ne constitue pas une règle de procédure, mais une règle de fond (v. B. Fauvarque-Cosson, Aspects de droit comparé de la prescription, in Les désordres de la prescription, textes réunis par P. Courbe, PURH, 2000, p. 56 ; La prescription en droit international privé, in Droit international privé : travaux du Comité français de droit international privé, 16e année, 2002-2004, A. Pedone, p. 235). Le recours au principe d’effectivité se serait, alors, révélé inopérant. Si l’on s’inscrit dans une logique substantialiste, c’est donc au principe élémentaire de la primauté du droit de l’Union européenne qu’il convenait de se référer. L’harmonisation du droit des marques étant complète s’agissant des questions de droit matériel, le silence de la directive marque, tout comme celui du règlement sur la marque de l’Union européenne, devait amener à considérer que les actions en nullité de marque ne souffraient pas de l’écoulement du temps, sauf disposition contraire (v. sur ces questions, Y. Basire, La prescription de l’action en nullité de marque, art. préc).

Il n’était donc pas surprenant de voir la Cour de justice se prononcer sur cette imprescriptibilité dans l’arrêt du 10 juillet 2025. Plus encore, cet arrêt rendait caduque l’ensemble de la jurisprudence française relative à l’application du droit commun de la prescription aux actions en nullité, tant antérieure, que postérieure à la loi PACTE.

La Cour de cassation se devait de se prononcer à son tour afin de permettre au droit français de s’aligner sur les textes de l’Union européenne. Elle aurait pu faire prévaloir le principe d’effectivité. C’est toutefois le choix de la rétroactivité de la loi PACTE qui a été retenu, permettant, au passage, de sauvegarder l’utilité de ce texte.

L’utilité

Si, par extraordinaire, le choix avait été fait d’invoquer le principe d’effectivité, les dispositions de la Loi PACTE seraient devenue, ipso facto, parfaitement inutile. En effet, à quoi bon légiférer en 2019, afin de consacrer un principe d’imprescriptibilité exclusivement pour l’avenir, et ce alors qu’en réalité les règles de droit commun de prescription n’auraient jamais dû trouver à s’appliquer ? La solution de la Cour de cassation s’avère donc, in fine, pleine de bon sens au regard de la loi PACTE. En relevant que cette dernière avait consacré un principe général d’imprescriptibilité, les juges reconnaissent que ce principe était applicable à l’ensemble des marques, sans tenir compte de leur date de dépôt. Ce faisant, la loi PACTE a permis – certes tardivement – au droit français de se conformer aux solutions du droit de l’Union européenne sur le sujet.

Au-delà de la simple question du droit des marques, le choix de la Cour de cassation de renvoyer à la rétroactivité de la loi PACTE a pour vertu d’imposer celle-ci aux autres droits de propriété industrielle. En effet, l’article 124, III, de la loi PACTE renvoie non seulement au droit des marques, mais aussi aux dessins et modèles, aux brevets et aux certificats d’obtention végétale. Les actions en nullité portant sur ces droits ne sont donc plus soumises à une quelconque règle de prescription.

Il s’agit donc là, comme sa publication au Bulletin le laisse également entendre, d’un arrêt fondamental qui, espérons-le, vient clore définitivement la problématique de la prescription des actions en nullité de droit de propriété industrielle. Il reviendra désormais à la Cour de cassation de se prononcer sur le devenir des règles de prescription de l’action en contrefaçon, après l’arrêt Dracula de la Cour de justice rendu le 1er août 2025 (CJUE 1er août 2025, Lunapark Scandinavia Oy Ltd c/ Hardeco Finland Oy, aff. C-452/24, Dalloz IP/IT 2025. 561, obs. J. Groffe-Charrier ; Légipresse 2025. 629, obs. Y. Basire, M.-S. Bergazov, C. de Marassé-Enouf et C. Piedoie ; RTD com. 2025. 967, obs. J. Passa ; Propr. intell. 2026. 116, obs. Y. Basire ; Propr. ind. 2025. Comm. 85, obs. A. Folliard-Monguiral).

 

par Yann Basire, Professeur et Directeur général du CEIPI, Université de Strasbourg

Com. 28 janv. 2026, FS-B, n° 24-14.760

Source

© Lefebvre Dalloz