Protection des marques nationales contre des actes de détention illicites dans l’Union européenne

29.09.2025

La décision rendue le 1er août 2025 par la Cour de justice de l’Union européenne devrait retenir l’attention des titulaires de marques et des praticiens. Dans cette affaire, la société allemande PH, titulaire de deux marques allemandes visant notamment des produits pour la plongée, reprochait à la société espagnole TRS de faire, sur son site internet et sur la plateforme www.amazon.de, de la publicité pour la vente d’accessoires de plongée en utilisant des signes identiques aux marques en cause, notamment au moyen de photographies de produits revêtus de ces signes.

Par un jugement du 3 février 2022, le Tribunal régional de Nuremberg-Fürth, après avoir constaté l’acquiescement partiel de TRS à ces griefs, a décidé, notamment, d’enjoindre à cette dernière de cesser l’offre en vente ou la promotion des accessoires de plongée revêtus de signes identiques aux marques en cause.

Saisi par PH, le Tribunal régional supérieur de Nuremberg a, par un arrêt du 29 novembre 2022, jugé que le fait que TRS soit établie en Espagne et qu’elle détenait dans cet État membre les produits litigieux ne faisait pas obstacle à sa condamnation pour détention illicite desdits produits aux fins d’offre en vente ou de mise sur le marché en Allemagne. TRS a été condamnée à cesser l’offre en vente ou la promotion des accessoires desdits produits ainsi que leur distribution ou détention à cette fin. Elle a formé un recours en révision pour contester l’extension de l’injonction à l’acte de détention devant la Cour fédérale de justice.

En substance, la question qui était posée à cette juridiction était celle de savoir si l’article 10, § 3, sous b), de la directive (UE) 2015/2436 du 16 décembre 2015 permet au titulaire d’une marque protégée dans un État membre d’interdire à un tiers de détenir dans un autre État membre des produits revêtus d’un signe identique à la marque au motif que ces produits sont destinés à être offerts à la vente ou mis sur le marché dans l’État membre de protection de la marque.

Pour la Cour fédérale, cette question soulevait une double difficulté d’interprétation de la directive au regard du principe de territorialité de la protection des marques nationales et de la définition même de la notion de détention. S’agissant de ce deuxième point, la juridiction soulignait notamment qu’en droit allemand, cette notion englobe la détention directe et indirecte : le détenteur direct est celui qui a « un pouvoir de fait sur une chose », le détenteur indirect étant un tiers pour lequel « une personne détient une chose à titre temporaire en vertu d’un droit ou d’une obligation ». En l’espèce, pour la juridiction allemande, la société espagnole pouvait être qualifiée de « détenteur indirect ». Toutefois, elle doutait que ce soit également le cas au regard de la directive dont certaines versions linguistiques utilisent des termes visant, en substance, le stockage plutôt que la détention, ce qui impliquerait l’existence d’un accès direct aux produits concernés.

Pour lever ces doutes, elle a posé deux questions préjudicielles à la Cour de justice :

« 1) Le titulaire d’une marque nationale peut-il, en vertu de l’article 10, § 3, sous b), de la directive […], faire interdire à un tiers de détenir à l’étranger des produits portant atteinte à sa marque afin d’offrir ces produits dans le pays dans lequel la marque est protégée ou de les y mettre sur le marché ?

2) Pour qu’une détention au sens de l’article 10, § 3, sous b), de la directive […] soit constituée, la possibilité d’accéder effectivement aux produits portant atteinte à la marque est-elle requise ou la possibilité d’influencer la personne disposant d’un accès effectif à ces produits suffit-elle ? »

Dans l’arrêt commenté, la Cour de justice apporte une réponse claire et pragmatique à ces deux questions.

Possibilité pour le titulaire d’une marque nationale d’interdire la détention dans un autre État membre de produits revêtus de signes portant atteinte à la marque aux fins d’offre en vente ou de mise sur le marché dans l’État de protection de la marque

Afin de répondre à la première question, la Cour de justice rappelle que l’interprétation d’une disposition du droit de l’Union doit se faire en tenant « compte non seulement des termes de celle-ci, mais également de son contexte et des objectifs poursuivis par la réglementation dont elle fait partie ».

La Cour tente en premier lieu de trouver la réponse dans les termes de l’article 10, § 3, sous b), de la directive (UE) 2015/2436, lu en combinaison avec le § 2 de cet article. Elle relève toutefois que le libellé de cet article « ne comporte pas d’indication explicite quant à la possibilité, pour le titulaire d’une marque enregistrée dans un État membre, d’interdire à un tiers de détenir, sur le territoire d’un autre État membre, des produits sous ledit signe » (pts 26-28). Le contexte dans lequel s’inscrit cette disposition n’apporte pas plus de réponse. La Cour rappelle en effet que la protection accordée par l’enregistrement d’une marque nationale est encadrée par le principe de territorialité, « de sorte que, en règle générale, son titulaire ne saurait se prévaloir de cette protection en dehors de ce territoire » (pt 29).

C’est dans l’analyse de la finalité du droit exclusif conféré au titulaire de la marque que la Cour va trouver des éléments de réponse. Elle rappelle que cette finalité consiste notamment à permettre au titulaire de la marque « d’assurer que cette dernière puisse remplir ses fonctions propres », et que « parmi ces fonctions, figurent non seulement la fonction essentielle de la marque, qui est de garantir aux consommateurs la provenance du produit ou du service concerné, mais également les autres fonctions de celle-ci, comme, notamment, celle consistant à garantir la qualité de ce produit ou de ce service, ou celles de communication, d’investissement ou de publicité » (pt 30).

Elle souligne que « cette finalité et la portée géographique de la protection conférée par la marque emportent plusieurs conséquences pour l’interprétation de l’article 10, § 3, sous b), de la directive » (pt 31).

Elle relève notamment que le titulaire d’une marque nationale peut interdire à un tiers de mettre sur le marché dans l’État membre d’enregistrement des produits sous le signe dont l’usage porte atteinte à cette marque, et d’offrir, sur ce territoire, des produits sous ce signe, et que « le titulaire peut ainsi s’opposer à une telle offre, y compris lorsque celle-ci porte sur des produits placés sous le régime douanier du transit externe, pour autant qu’elle implique nécessairement la mise en libre pratique de ces produits ».

Elle précise que « s’il en était autrement, les opérateurs qui recourent au commerce électronique et offrent à des consommateurs situés sur ce territoire des produits qui sont situés hors dudit territoire échapperaient à toute obligation de respecter les droits conférés par cette marque, ce qui porterait atteinte à l’effet utile de la protection garantie par la directive » (pt 34).

Enfin, la Cour relève que « l’article 10, § 3, sous b), de la directive […] permet au titulaire d’une marque d’interdire à un tiers non seulement d’offrir et de mettre sur le marché des produits sous un signe dont l’usage porte atteinte à cette marque, mais aussi « de les détenir à ces fins », et que « cette disposition ne vise donc la détention par un tiers de tels produits que si celle-ci constitue le préalable à une offre ou à une mise sur le marché que le titulaire d’une marque est habilité à interdire » (pt 36).

Elle rappelle à cet égard sa jurisprudence selon laquelle « le titulaire d’une marque peut interdire à un tiers d’offrir, notamment par de la publicité en ligne, des produits sous ce signe nonobstant le fait que ce tiers, le serveur du site internet qu’il utilise ou ces produits sont situés hors de l’État membre d’enregistrement, si cette offre est destinée à des consommateurs situés sur le territoire de cet État membre ». Elle considère que « dans une telle situation, ce titulaire est également habilité à interdire audit tiers de détenir lesdits produits hors de ce territoire si cette détention constitue une étape préalable à l’émission d’une telle offre ou à sa mise en œuvre, de telle sorte qu’elle peut être considérée comme ayant été effectuée à cette fin » (pt 37).

La Cour note ainsi que dans l’affaire concernée, « la plateforme de commerce en ligne www.amazon.de apparaît, en l’absence d’éléments probants contraires, destinée à des consommateurs situés sur le territoire couvert par les marques en cause […] dès lors, les offres à la vente figurant sur cette plateforme et visées dans l’affaire au principal relèvent, sous réserve des vérifications qu’il incombe à la juridiction de renvoi d’effectuer, du champ d’application de l’article 10, § 3, sous b), de la directive » (pt 38).

Elle conclut que « l’article 10, § 3, sous b), de la directive […] doit être interprété en ce sens que le titulaire d’une marque protégée dans un État membre peut interdire à un tiers de détenir, sur le territoire d’un autre État membre, des produits sous un signe dans les conditions visées à l’article 10, § 2, de cette directive afin d’offrir ces produits à la vente ou de les mettre sur le marché dans l’État membre dans lequel cette marque est protégée ».

Le principe de territorialité n’est donc pas remis en cause mais adapté de manière pragmatique aux cas dans lesquels les produits revêtus du signe identique ou similaire à la marque nationale sont destinés à revenir, d’une manière ou d’une autre, sur le territoire du pays d’enregistrement. Le cas classique est celui de la détention en vue de l’offre en vente ou la commercialisation via internet, soit directement par le site de l’opérateur concerné, soit par une plateforme visant le pays d’enregistrement, comme en l’espèce. Néanmoins, cette jurisprudence pourrait s’appliquer à tous les cas hors internet dans lesquels « la détention constitue une étape préalable à l’émission d’une telle offre ou à sa mise en œuvre » vers un autre État membre.

Définition extensive de la notion de détention fondée sur le critère du contrôle

S’agissant de la deuxième question, la Cour de justice relève en premier lieu le risque de divergence d’interprétation pouvant résulter des différences versions linguistiques de la directive :

« […] si les versions de l’article 10, § 3, sous b), de la directive […] en langues allemande (besitzen), française (détenir) et roumaine (deținute) se réfèrent à la détention, d’autres versions linguistiques de cette disposition utilisent des expressions renvoyant à l’idée de stockage ou d’entreposage, telles que celles utilisées en langues espagnole (almacenar), danoise (oplagre), anglaise (stocking), italienne (stoccare) ou suédoise (lagra) ». Ces dernières expressions pourraient ainsi laisser entendre que ladite disposition vise la conservation d’un ensemble de produits, alors que l’expression de « détention » ne suggérerait pas un tel aspect quantitatif et aurait un sens plus large » (pt 42).

Au regard de l’économie générale de cette disposition et de son effet utile, la Cour considère qu’en dépit des variations linguistiques évoquées, « dans le contexte de l’article 10, § 3, sous b), de la directive […], chaque expression linguistique, qu’elle se réfère sans ambiguïté à la détention ou renvoie plutôt à l’idée de stockage ou d’entreposage, implique de disposer d’un pouvoir de fait, et donc d’un certain contrôle, sur les produits concernés » (pt 44).

Elle ajoute que « tout tiers ayant la maîtrise, directe ou indirecte, de l’acte constituant ce comportement doit être considéré comme étant effectivement en mesure de cesser cet usage » (pt 44).

La Cour souligne ainsi que la détention implique, d’une manière ou d’une autre, un certain contrôle :

« Il s’ensuit que le terme « détenir » figurant à l’article 10, § 3, sous b), de la directive (UE) 2015/2436 couvre non seulement les cas dans lesquels le tiers a la maîtrise directe et effective des produits concernés, mais également ceux dans lesquels il a une maîtrise indirecte mais néanmoins effective de ces produits en ce qu’il dispose d’un pouvoir de contrôle ou de direction sur la personne qui a la maîtrise directe et effective de ceux-ci » (pt 45).

Elle précise de manière pratique que : « si cette disposition n’était applicable qu’à un tiers disposant directement de la maîtrise effective des produits concernés, le titulaire de la marque serait dans l’impossibilité de faire adresser une injonction de cessation à un opérateur économique qui, sans son consentement, afin d’offrir ou de mettre ces produits sur le marché, les remet à un prestataire de services pour que ce dernier assure, à ces fins, des services tels que l’entreposage ou le transport desdits produits. Une telle interprétation serait, […], incompatible avec la finalité de la directive (UE) 2015/2436 et priverait la protection que celle-ci garantit d’une partie de son effet utile » (pt 46).

La Cour répond donc que « l’article 10, § 3, sous b), de la directive (UE) 2015/2436 doit être interprété en ce sens que, pour « détenir », au sens de cette disposition, un produit sous un signe dans les conditions visées à l’article 10, § 2, de cette directive, il est suffisant de disposer d’un pouvoir de contrôle ou de direction sur la personne qui a la maîtrise directe et effective de ce produit » (pt 47).

De manière, ici encore, assez pragmatique, la Cour donne une définition large de la notion de détention permettant de couvrir les divergences linguistiques fondée sur le critère du contrôle, direct sur les produits concernés ou indirect sur la personne qui en a la maîtrise directe et effective, garantissant ainsi l’effet utile de l’article 10, § 3, sous b), de la directive. Ce pragmatisme mérite à notre sens une pleine et entière approbation car la lutte contre la contrefaçon en a pleinement besoin.

CJUE 1^er août 2025, aff. C-76/24

par Louis Louembé, Avocat à la Cour