Quand l’intention (prétendue) de protéger un nom patronymique n’exclut pas la mauvaise foi du déposant de marque
Le déposant d’une marque peut être de mauvaise foi au sens de l’article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle même si son dépôt ne vise pas à nuire aux intérêts d’un tiers en particulier.
La caractérisation des actes de contrefaçon suppose un usage de la marque litigieuse dans la vie des affaires pour désigner des produits et services. Constituent des faits distincts permettant l’exercice simultané à titre principal des actions en contrefaçon et en concurrence déloyale, des faits commis à des périodes différentes. L’absence de justification du préjudice n’exclut pas l’octroi de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait des actes de concurrence déloyale.
En 1978, Monsieur Léo HUYNEN a créé une société spécialisée dans la menuiserie et les fermetures. Il lui donna pour dénomination sociale son propre prénom et patronyme « LEO HUYNEN ».
En 2001, son frère, Monsieur Gérard HUYNEN a créé une entreprise individuelle dans le même domaine d’activité et dans le même périmètre géographique. Il l’exploitait sous un nom commercial composé également de son (même) patronyme « HUYNEN Fermetures ».
En 2013, la société LEO HUYNEN a déposé une marque verbale française « HUYNEN Fermetures », puis en 2016, une seconde marque française composée de son seul patronyme « HUYNEN », désignant l’une et l’autre des produits et services dans le domaine de la menuiserie et des fermetures.
Le 1er octobre 2018, la société dénommée « HUYNEN NB Fermetures », qui avait été immatriculée le mois précédent, a acquis le fonds de commerce de Monsieur Gérard HUYNEN. A l’occasion de cette acquisition de fonds de commerce, la société HUYNEN NB Fermetures a acquis le nom commercial « HUYNEN Fermetures ».
S’est alors engagé un contentieux opposant la société LEO HUYNEN à la société HUYNEN NB Fermetures. La première reproche à la seconde des actes de contrefaçon de ses marques verbales antérieures « HUYNEN Fermetures » et « HUYNEN » et des actes de concurrence déloyale. En réplique, sur le fondement de l’article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle, la société HUYNEN NB Fermetures prétend que la marque « HUYNEN Fermetures » qui lui est opposée, a été déposée frauduleusement par la société LEO HUYNEN et en sollicite le transfert à son profit.
Alors que le tribunal judiciaire de Nancy a fait droit à la société HUYNEN NB Fermetures, considérant que la société LEO HUYNEN était de mauvaise foi lors du dépôt de la marque litigieuse, la Cour d’appel de Nancy infirme totalement la décision de première instance et fait, au contraire, droit à l’ensemble des demandes de la société LEO HUYNEN (Paris, 26 févr. 2024, n° 22/01613).
La Cour d’appel de Nancy a tout d’abord jugé que l’action en revendication engagée à titre reconventionnel par la société HUYNEN NB Fermetures était prescrite, considérant que la société LEO HUYNEN n’était pas de mauvaise foi lors du dépôt de la marque « HUYNEN Fermetures ».
L’article L. 712-6 du code de propriété intellectuelle dispose en effet que l’action en revendication se prescrit par cinq ans à compter de la publication de la demande d’enregistrement « à moins que le déposant ne soit de mauvaise foi ».
Or, la cour d’appel a considéré que si la société LEO HUYNEN, déposante de la marque litigieuse, avait bien connaissance de l’activité de l’entreprise de son frère et de son nom commercial « HUYNEN Fermetures », cette seule connaissance était insuffisante à caractériser sa mauvaise foi, et qu’il importait de rechercher, au surplus, l’intention de la déposante. La cour a alors considéré que son intention était de protéger son nom patronymique « HUYNEN », ce qui constitue, selon la cour, un « but légitime ». La cour a souligné, en outre, que la société HUYNEN NB Fermetures n’avait pas encore d’existence légale à la date du dépôt de la marque litigieuse, de sorte que la société LEO HUYNEN ne pouvait pas avoir eu l’intention de lui nuire. La cour conclut donc en l’absence de mauvaise foi de la déposante.
La cour a considéré ensuite au terme d’une analyse des signes en litige que le choix de la raison sociale « HUYNEN NB Fermetures » par l’intimée et son utilisation avant le rachat du fonds de commerce de Monsieur Gérard HUYNEN (donc antérieurement à l’acquisition du nom commercial « HUYNEN Fermetures») constituaient des actes de contrefaçon des marques verbales « HUYNEN » et « HUYNEN Fermetures » pour la période allant du 3 septembre 2018, date d’immatriculation de la société HUYNEN NB Fermetures, au 1er octobre 2018, date d’acquisition du fonds de commerce.
Pour la période postérieure au 1er octobre 2018, la cour d’appel a considéré que l’exploitation du patronyme « HUYNEN » par l’intimée constituait des actes de concurrence déloyale.
La cour d’appel a condamné la société HUYNEN NB Fermetures à payer à la société LEO HUYNEN 5 000 € en réparation de son préjudice moral résultant des actes de contrefaçon et 10 000 € en réparation des actes de concurrence déloyale.
La Cour de cassation saisie du litige casse partiellement l’arrêt de la Cour d’appel de Nancy.
Sur la mauvaise foi du déposant : l’absence d’intention de nuire à un tiers en particulier
La Cour de cassation reproche, tout d’abord, à la cour d’appel d’avoir déduit l’absence de mauvaise foi de la société LEO HUYNEN de sa prétendue intention de protéger son nom patronymique « HUYNEN » contre tout tiers concurrent qui prétendrait en faire usage, alors que la marque déposée litigieuse n’est pas exclusivement constituée du patronyme « HUYNEN », mais du signe verbal plus large « HUYNEN Fermetures » (qui se trouve d’ailleurs être précisément le nom commercial exploité par son frère).
La Cour de cassation reproche ensuite à la cour d’appel de ne pas avoir recherché si la société LEO HUYNEN avait elle-même exploité le signe « HUYNEN Fermetures » qu’elle a déposé à titre de marque ou si elle en avait eu au moins l’intention.
La Cour de cassation reproche encore à la cour d’appel d’avoir déduit l’absence de mauvaise foi de la société LEO HUYNEN de l’inexistence légale de la société HUYNEN NB Fermetures au jour du dépôt de la marque litigieuse et donc, de ce que cette dernière ne pouvait se prévaloir d’aucune intention de nuire à son égard. La Cour de cassation, en se fondant sur la décision de la Cour de justice du 29 janvier 2020 (CJUE 29 janv. 2020, aff. C-371/18, Dalloz actualité, 26 févr. 2020, obs. A. Beyens ; D. 2021. 443, obs. J.-P. Clavier 
; Légipresse 2020. 633, étude Y. Basire, M.-S. Bergazov, C. de Marassé-Enouf, C. Piedoie, M. Sengel et R. Soustelle ; RTD com. 2020. 332, obs. J. Passa ), à la lueur de laquelle doit être interprété, selon elle, l’article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle, affirme que la mauvaise foi ne nécessite pas, pour être constituée, de viser un tiers en particulier.
La Cour de justice dans la décision du 29 janvier 2020 a en effet jugé, ainsi que le rappelle la Cour de cassation que « l’enregistrement d’une marque sans que le demandeur ait aucune intention de l’utiliser pour les produits et les services visés par cet enregistrement est susceptible d’être constitutif de mauvaise foi, dès lors que la demande de marque est privée de justification au regard des objectifs visés par le règlement n° 40/94 du 20 décembre 1993 et la première directive 89/104/CEE du 21 décembre 1988. Une telle mauvaise foi ne peut cependant être caractérisée que s’il existe des indices objectifs pertinents et concordants tendant à démontrer que, à la date du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque considérée, le demandeur de celle-ci avait l’intention soit de porter atteinte aux intérêts de tiers d’une manière non conforme aux usages honnêtes, soit d’obtenir, sans même viser un tiers en particulier un droit exclusif à des fins autres que celles relevant des fonctions d’une marque ».
Pour apprécier la mauvaise foi du déposant, il ne s’agit donc pas seulement de rechercher si le dépôt a été fait dans le but de nuire à la défenderesse elle-même. Il importe de rechercher si le dépôt a été réalisé à des fins autres que celles relevant des fonctions essentielles de la marque.
La présente décision constitue une nouvelle pierre à l’édifice de la construction de la notion de mauvaise foi, que la Cour de justice a érigé en notion autonome du droit de l’Union, devant être interprétée de manière uniforme dans l’Union (CJUE 27 juin 2013, aff. C-320/12, D. 2014. 326, obs. J.-P. Clavier, N. Martial-Braz et C. Zolynski ). Cette interprétation, faite à la lueur du droit de l’Union, est conforme à la position des juridictions françaises, qui ont déjà jugé que la mauvaise foi du déposant peut résider dans l’intention de détourner le droit des marques de sa finalité essentielle (v par ex., Com. 8 févr. 2017, n° 14/28232).
La fonction essentielle de la marque est l’indication de l’origine des produits et services. Elle explique l’obligation d’exploitation qui est attachée à la marque. La marque doit être exploitée pour désigner les produits et services visés dans son libellé. À défaut, le signe doit de nouveau pouvoir être exploité librement par tout opérateur économique. Tel est l’objectif de l’action en déchéance pour défaut d’exploitation, qui tend à rendre de nouveau disponibles les signes non exploités. Il est cependant toléré que dans les cinq ans suivant le dépôt de la marque, elle ne soit pas exploitée. Il est donc cohérent que la mauvaise foi du déposant ne puisse être présumée au regard du simple constat de l’absence d’exploitation du signe par le déposant, au moment du dépôt, ainsi que l’a souligné la Cour de justice dans la décision de 2020 (CJUE 29 janv. 2020, aff. C-371/18, préc.). Cependant, s’il apparaît conformément à la jurisprudence européenne, que « sur la base d’indices objectifs pertinents et concordants» le déposant n’avait jamais eu l’intention d’exploiter la marque pour désigner ses produits et services, mais l’a déposée uniquement pour en interdire l’exploitation par des concurrents, la mauvaise foi pourra être caractérisée, et ce, quand bien même le but du dépôt aurait été de protéger un patronyme. Telle n’est pas la fonction d’une marque. D’autres outils existent pour se prémunir de tiers qui exploiteraient illégitimement un nom patronymique.
En l’espèce, une action en déchéance pour défaut d’exploitation engagée contre la marque prétendument frauduleuse « HUYNEN Fermetures » aurait également pu être envisagée, de sorte que n’aurait été appréciée que la réalité de l’exploitation de cette marque par la déposante, à l’exclusion des débats plus subjectifs et donc aléatoires tenant à sa mauvaise foi lors du dépôt. Cependant, nous comprenons que l’intérêt de l’action en revendication par rapport à l’action en déchéance était de pouvoir se voire transférer la marque à son profit (et de bénéficier de son antériorité).
Sur la contrefaçon : le nécessaire usage de la marque dans la vie des affaires pour désigner des produits ou services
La Cour de cassation casse l’arrêt de la Cour d’appel qui a considéré que le choix de la raison sociale « HUYNEN NB Fermetures » et son utilisation avant le rachat du fonds de commerce de Monsieur Gérard HUYNEN, constituaient des actes de contrefaçon des marques « HUYNEN » et « HUYNEN Fermetures », sans qu’elle ait caractérisé un quelconque usage dans la vie des affaires du signe « HUYNEN NB Fermetures » par la société HUYNEN NB Fermetures pour désigner des produits ou des services.
La Cour de cassation rappelle en se fondant sur l’arrêt de la Cour de justice du 3 mars 2016 (CJUE 3 mars 2016, aff. C-179/15, D. 2016. 2141, obs. J. Larrieu, C. Le Stanc et P. Tréfigny ; ibid. 2017. 318, obs. J.-P. Clavier, N. Martial-Braz et C. Zolynski ) que le monopole du titulaire d’une marque ne lui permet d’interdire que les exploitations de sa marque qui ont lieu dans la vie des affaires, c’est-à-dire dans le contexte d’une activité commerciale visant un avantage économique (CJUE 12 nov. 2002, aff. C-206/01, Arsenal Football Club PLC c/ Matthew Reed, D. 2003. 755, et les obs. , note P. de Candé ; RTD com. 2003. 415, obs. M. Luby ; RTD eur. 2004. 106, obs. G. Bonet ), de telle manière que cela porte atteinte aux fonctions de la marque, et notamment sa fonction essentielle, qui est la fonction d’indication d’origine, c’est-à-dire que le signe litigieux soit utilisé à titre de marque, pour désigner des produits et services.
Le simple enregistrement d’une marque ou d’une dénomination sociale ne constitue pas une exploitation dans la vie des affaires portant atteinte à la fonction essentielle de la marque. Cette position est parfaitement établie (v. par ex., Com. 13 oct. 2021, n° 19‑20.959, Dalloz actualité, 28 oct. 2021, obs. O. Wang ; Dalloz IP/IT 2022. 148, obs. I. Hegedüs ; Légipresse 2021. 525 et les obs. ; ibid. 2022. 42, étude Y. Basire et V. Mauriac ; RTD com. 2022. 249, obs. J. Passa ; TJ Paris 11 mai 2023, n° 21/03433). En l’espèce, le seul fait d’avoir choisi la dénomination sociale litigieuse « HUYNEN NB Fermetures » ne constitue pas un acte de contrefaçon des marques antérieures « HUYNEN » et « HUYNEN Fermetures ». Il convient de rechercher des actes par lesquels la société HUYNEN NB Fermetures aurait utilisé sa dénomination sociale pour désigner ses produits ou ses services.
Sur la concurrence déloyale : la notion de « faits distincts »
La Cour de cassation rappelle le principe selon lequel l’action en contrefaçon et l’action en concurrence peuvent être exercées simultanément à titre principal dès que peut être caractérisée, au soutien de l’action en concurrence déloyale, l’existence d’une faute relevant de faits distincts de ceux retenus au titre de la contrefaçon.
Ce principe établi de longue date, est légitime, dès lors que les deux actions n’ont pas le même objet. Alors que l’action en contrefaçon sanctionne l’atteinte à un monopole d’un droit de propriété intellectuelle, l’action en concurrence déloyale sanctionne une faute dommageable sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Cependant, en pratique, il est vrai qu’il n’est pas toujours évident de caractériser ces fameux « faits distincts », permettant d’exercer les deux actions simultanément à titre principal. Cet arrêt donne une illustration concrète de ce que peuvent être de tels faits distincts. La Cour de cassation affirme en effet que constituent des faits distincts, des faits commis à des périodes différentes. La temporalité distincte des faits reprochés permettrait ainsi de qualifier ces faits de « distincts », ouvrant la voie aux deux actions à titre principal. Pour la période antérieure à l’acquisition du fonds de commerce (et donc du nom commercial), les faits relèvent de l’action en contrefaçon et pour la période postérieure, ils relèvent de l’action en concurrence déloyale.
Nous relevons que la forme de la phrase employée par la Cour de cassation lui confère une tournure générale, voire de principe. Nous doutons pourtant pouvoir valablement en déduire que la seule temporalité différente des faits ouvre nécessairement et en toute hypothèse la voie à l’exercice simultanée à titre principal des deux actions.
En l’occurrence, l’analyse factuelle du cas révèle qu’au-delà de la seule temporalité distincte, les faits reprochés au titre de la contrefaçon, à savoir la reprise du terme « HUYNEN » semblaient bien distincts des faits reprochés au titre de la concurrence déloyale, qui était l’usage du patronyme associé à l’idée que la société HUYNEN NB Fermetures aurait été « la seule, entreprise développant cette activité de menuiserie dans le domaine des fermetures et le secteur considéré ». C’est cette association (et non seulement la reprise du patronyme) qui est constitutive d’une faute dommageable, conduisant à une confusion dans l’esprit du public.
Sur l’indemnisation du préjudice subi au titre de la concurrence déloyale
La Cour d’appel avait pris le soin de préciser que l’appelante qui sollicitait la même somme à titre de dommages et intérêts du chef de contrefaçon et de celui de la concurrence déloyale, ne justifiait ni de la perte subie, ni du gain manqué et qu’ils n’étaient établis par aucun document comptable. La cour d’appel avait en outre souligné que l’appelante n’avait pas non plus formulé de demande tendant à une indemnisation forfaitaire du chef de contrefaçon. Pour autant, de manière lapidaire, sans la moindre motivation, elle a alloué la somme de 5 000 € en réparation du préjudice moral résultant de la contrefaçon et 10 000 € en réparation des actes de concurrence déloyale.
Il était alors fait grief à la cour d’appel qu’en condamnant au versement d’une indemnité de 10 000 € en réparation des actes de concurrence déloyale, elle aurait violé l’article 1240 du code civil et le principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime en lui allouant une indemnisation qualifiée de « forfaitaire ».
La Cour de cassation, qui rejette le moyen, considère que la somme octroyée correspond à la valeur du préjudice moral subi par la société, incluant l’atteinte à son image et que cette estimation relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.
Cette décision si elle ne va pas particulièrement aider les praticiens et les justiciables à comprendre comment sont concrètement évalués les préjudices au titre de la concurrence déloyale par les juges, elle permet de mettre en lumière que « sous couvert » [sic] du pouvoir souverain d’appréciation des juges, l’estimation du préjudice reste particulièrement obscure et souple et que même en l’absence de toute production de justification du préjudice subi, il est possible d’espérer une indemnisation (même non négligeable) au seul titre du préjudice moral, et notamment l’atteinte à l’image, qui est, en effet par définition, particulièrement difficile à quantifier et évaluer.
Com. 13 nov. 2025, F-B, n° 24-14.355
par Carole Couson-Warlop, Avocate spécialiste en droit de la propriété intellectuelle, Artlex
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